锐哲公司与杭州骑客公司337调查案

　　一、基本情况

（一）案例信息

　　司法辖区：美国华盛顿

　　审理机关：美国国际贸易委员会(ITC)

　　案件编号：337-TA-1000

　　审理法官：Lisa R. Barton

　　知识产权类型：专利

　　纠纷类型：侵权纠纷

　　重点产业：车辆产业(平衡车)

　　案件起诉日期：2016年3月22日

　　案件判决日期：2017年7月28日

　　审理结果：被告胜诉

（二）涉案知识产权信息

　　该投诉指控被告违反了第337条，基于某些机动自平衡车辆进口到美国，为进口而销售，以及进口后在美国境内销售，原因是侵犯了美国第8738278号专利(下称：278号专利)的某些权利要求，并且根据第337条(a)(2)款的要求，在美国存在或正在建立一个行业。

（三）涉案当事人信息

　　原告：锐哲公司(Razor USA LLC)、英凡蒂公司(Inventist, Inc.)、陈星(Shane Chen)

　　被告：阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Ltd.)

　　阿里巴巴公司有限公司(Alibaba.com Ltd)

　　杭州骑客公司(Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd)

　　美国Contixo公司(Contixo)

　　美国ZTO Store公司(ZTO Store)

　　美国CyBoard LLC公司(CyBoard LLC)

　　美国Genius Technologies公司(Genius Technologies)

　　美国GyroGlyder.com(GyroGlyder.com)

　　美国HoverTech公司(HoverTech)

　　美国InMotion娱乐集团有限公司(InMotion Entertainment Group LLC)

　　美国Soibatian Corporation(Soibatian Corporation)

　　美国Jetson电动自行车有限公司(Jetson Electric Bikes LLC)

　　惠州市奥格企业有限公司(Joy Hoverboard)

　　深圳市科贝科技有限公司(Shenzhen Kebe Technology Co., Ltd.)

　　Leray集团(Leray Group)

　　莫德尔体育用品有限公司(Modell’s Sporting Goods, Inc.)

　　美国Newegg.com Inc.(Newegg.com Inc.)

　　美国PhunkeeDuck, Inc.(PhunkeeDuck, Inc.)

　　美国Powerboard公司(Powerboard)

　　Shareconn国际有限公司(Shareconn International, Inc.)

　　深圳市晨星电子科技有限公司(Shenzhen Chenduoxing Electronic Technology Ltd.)

　　深圳市玖摩科技有限公司(Shenzhen Jomo Technology Co., Ltd.)

　　深圳市瑞玛特科技有限公司(Shenzhen R.M.T. Technology Co., Ltd.)

　　深圳市超日科技有限公司(Shenzhen Supersun Technology Co. Ltd.)

　　美国Skque Products公司(Skque Products)

　　美国Spaceboard公司(Spaceboard USA)

　　美国Swagway LLC(Swagway LLC)

　　美国Twizzle Hoverboard公司(Twizzle Hoverboard)

　　美国Uwheels公司(Uwheels)

　　二、基本案情

（一）案件事实

　　2016年3月22日，锐哲公司、英凡蒂公司和陈星向ITC提出337立案调查申请，并且于2016年3月23日、4月12日、4月13日、4月18日和5月5日分别补充了其立案调查申请内容，指控对美出口、在美进口和在美销售的部分电动平衡车侵犯了其专利权(美国专利注册号US8738278B2，278号专利)、涉嫌虚假广告宣传、虚假陈述和不公平竞争，请求ITC发布一般排除令(或有限排除令)和禁止令。

　　2016年5月20日，ITC投票决定对部分电动平衡车启动337调查。涉案产品是类似于滑板的两轮电动车。

　　2016年8月10日和11月17日，欧盟委员会分别发布了不审查行政法法官(ALJ)的决定通知(第11号和22号命令)，终止了基于同意令规定和拟议同意令对康迪索的调查，以及基于同意令规定、拟议同意令和和解协议对美国InMotion娱乐集团有限公司的调查。

　　欧盟委员会分别于2016年10月19日和27日发布了其决定不审查ALJ的最终初步裁定的通知(第19和20号命令)，终止了对278专利的权利要求9和该专利的权利要求4的调查。2016年9月7日、10月11日和12月13日，委员会发现被告美国GyroGlyder.com、美国Soibatian Corporation、美国PhunkeeDuck, Inc.、深圳市玖摩科技有限公司、深圳市科贝科技有限公司、深圳市超日科技有限公司、美国Twizzle Hoverboard公司和美国Uwheels公司默认，被告惠州市奥格企业有限公司、chendoxing、Shareconn国际有限公司、深圳市瑞玛特科技有限公司和美国CyBoard LLC公司默认，被告美国HoverTech公司、Leray集团和美国Spaceboard公司默认。

　　2017年1月17日，欧盟委员会发布通知，决定不审查ALJ的最终初步裁定(第27号命令)，出于正当理由终止对美国Genius Technologies公司的调查。2017年2月15日，欧盟委员会发布通知，决定不审查ALJ的最终初步裁定(第42号命令)，批准申诉人根据第337(a)(1)(a)条提出的无异议动议，终止对其《兰哈姆法》、普通法和州不公平和欺骗性贸易行为指控的调查。

　　2017年5月26日，ALJ发布了关于补救和担保的最终ID和建议裁定(“RD”)。最终初步裁定发现阿里巴巴不是其他被告的代理人，因此不在第337条的管辖范围内。它还发现，被告方被指控的产品中没有一个侵犯了278号专利，但基于将投诉书中的指控视为真实，所有违约的被告方被指控的产品都侵犯了所主张的专利。最终初步裁定还发现，就278号专利而言，国内行业要求的技术方面未得到满足。然而，ID/RD的封面页指出，发现了违反第337条的行为，ID/RD的第75页指出，发现了违约受访者的违反行为，并且单独发布的“关于违反第337条的初步裁定和关于补救和担保的建议裁定的通知”(2017年5月26日)(“关于ID的通知”)指出，发现了违反第337条的行为。2017年6月5日，ALJ发布了一份勘误表，澄清没有违反第337条，因为投诉人没有满足国内行业要求的技术要求。他还于2017年6月5日发布了更正后的ID/RD和关于ID的通知;但是，ID/RD第75页的错误没有得到更正。委员会澄清，勘误表也适用于(1)ID/RD的第75页，并更正该页，删除已发现拖欠答复者违反规定的声明;以及(2)同一页的脚注47，并更正脚注，将“侵犯278号专利”替换为“违反第337节”。

　　2017年6月12日，OUII、投诉人、被告杭州骑客公司和三名被告(美国Swagway LLC、莫德尔体育用品有限公司和美国Newegg.com Inc.)分别提交了对最终初步裁定的审查请愿书。2017年6月20日，OUII、投诉人、被告美国Jetson电动自行车有限公司、被告阿里巴巴以及四名被告(美国Swagway LLC、莫德尔体育用品有限公司、杭州骑客公司和美国Newegg.com Inc.)分别对反对的请愿书提交了回复。

　　委员会审查了这项调查的记录，包括身份证、当事各方要求审查的请愿书。具体而言，委员会决定审查(1)最终初步裁定的发现，即委员会对阿里巴巴没有管辖权;(2)最终初步裁定对违约被告侵权行为的分析。

　　在对问题(1)的审查中，委员会决定对最终初步裁定的发现不采取立场，即委员会对阿里巴巴没有管辖权。在对问题(2)的审查中，欧盟委员会撤销了在第39页最后一段(以及第72页第5段，以及第83页第一句)中申诉人认定违约被告侵犯了278号专利的调查结果。这些应诉人因未对投诉及调查通知作出回应而被判违约。见公告(2016年9月7日);公告(2016年10月11日);公告(2016年12月13日)。第337(g)(1)条规定了适用于发布违约救济的条件和程序。鉴于委员会决定不审查最终初步裁定的其余部分，包括但不限于278号专利的国内行业要求的技术部分未得到满足，在第337(g)(1)条下的分析是没有意义的。

（二）判决结果

　　因此，委员会确认最终初步裁定没有违反第337条的结论，并终止调查。委员会决定的依据包含在经修订的《1930年关税法案》第337节，以及委员会的惯例和程序规则第210部分。

　　三、法律分析

　　骑客337胜诉为中国“智”造赢得了良好的国际形象。该案被美中时报评为“2016年美中经贸十大新闻”之一，并成功入选商务部“应诉337”经典案例;该案是国内中小企业应对海外贸易知识产权纠纷的典型案例，为国内中小企业知识产权维权和运营打下了坚实的基础。

　　“337调查”源自美国《1930年关税法》的第337条款，针对的对象是进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争，调查的主要程序包括申请、立案、应诉、听证前会议、取证、听证会、行政法官初裁、委员会复议并终裁。“337调查”在性质上是一个准司法程序，其立法目的是针对向美国出口产品中的不公平贸易行为，但实际上已经成为美国的一个强有力的贸易保护手段。

　　因此，对于国内面向美国市场的出口企业而言，在不断提高自主创新能力、加强企业知识产权管理的同时，一旦遭遇“337调查”，应当积极应诉，争取胜诉或取得谈判的筹码与原告庭外和解。如果采取不应诉的“鸵鸟政策”，ITC就会缺席判决，这就意味着被调查的产品将长期甚至永久地失去美国市场。

　　简要分析中国应诉企业的主力军——骑客在这起337调查中的应诉策略。

　　骑客在答辩时否认了原告的一切指控。

1.从专利权利要求的界定角度进行抗辩

　　原告陈星在ITC(美国国际贸易委员会)启动这起337调查的同一天，以权利要求语言存在错误为由，向美国专利商标局提交了再颁程序(reissue)的请求，试图修改扩大权利要求保护范围。再颁程序是美国专利法中一项特殊的程序，允许专利权人纠正授权专利的错误和修改授权专利，但授权后两年不容许扩大权利要求范围。

　　骑客认为，原告的这一举动说明涉案专利存在一定的问题。据此，骑客迅速作出反应，向ITC提交动议，要求原告在进行337调查和再颁程序之中二选一。原告放弃了再颁程序，选择继续进行337调查。但这也把涉案专利的瑕疵公之于众。随后，骑客利用了这一点，从专利权利的界定角度入手进行抗辩。

　　骑客指出，涉案专利权利要求1中“足部放置部件”，“控制逻辑”，“基本上”等用语，以及权利要求4中“第一和第二足部放置部件安装于足够柔韧的框架上，使得第一和第二足部放置平台在用户的重量下相对于彼此可独立移动”的表述，都是不清楚的，因此权利要求的保护范围有争议。骑客紧抓这一点，认为原告对权利要求的解释过于扩大，按照常规理解，这些用语和表述应当具有较窄的含义，从而证明自己的产品不侵权。

2.从国内产业要求角度进行抗辩

　　337调查的成立条件之一，是原告必须满足国内产业要求。国内产业要求包括经济方面和技术方面。其中，经济方面要求证明国内产业存在，具体规定了以下的经济标准：在工厂和设备上要有重大投资;在劳动力和资本上有重要的运用;在研发上有大量投资，包括建造、研发与许可。满足以上任一条件就达到了国内产业要求中的经济要求。原告证明了经济方面的要求已被满足。

　　骑客就国内产业要求的技术方面进行了抗辩。在技术方面，原告需证明其国内产品利用了专利权利要求中的一项或多项。骑客指出，原告的“Hovertrax”产品没有利用权利要求1，国内产业要求的技术方面不能得到满足，因此这起337调查缺乏基础，请求ITC终止调查。

3.充分利用其它程序进行反击

　　骑客在积极应诉此次337调查的同时，也在国内国外开展了专利反击战。

　　在美国，2016年5月19日，骑客委托美国奥睿律师事务所在加州中区联邦法院对Razor提起专利侵权诉讼，声称其侵犯了骑客723号外观设计专利。2016年8月24日，骑客将Razor诉至加利福尼亚中区地方法院，声称其侵犯骑客155号发明专利。

　　在国内，2016年1月4日，骑客向专利复审委请求宣告337-1000涉案专利对应的中国实用新型专利(专利号201320128469.4)无效。这个专利被业内视作“不可绕开的行业最早基础专利”。2016年7月1日，专利复审委最终做出复审决定，宣告陈星的该项专利权全部无效。

　　四、经验启示

　　从国内近些年来应对337调查的成功案例中可以提炼总结出一些有益的经验，归纳起来主要有以下几个方面：

（一）积极应对，组建应诉团队

　　团队成员包括企业内部相关职位的员工与外部的律师团队。337调查一般涉及知识产权侵权问题，因此应诉工作的专业性和技术性很强。调查对象应诉时首先需要尽快在企业内部选择了解涉案产品技术和销售情况的人员与律师对接，结合企业自身情况确定应诉策略。企业应积极应诉，积极对涉案专利进行深入分析解读，从专利权利保护范围限缩性解释、国内产业要求不满足等方面进行抗辩。

　　由于337调查程序对时限有严格的规定，如调查起始日起至调查结束只有45天，ITC发布的救济令自发布之日生效并于发布之日后的第60日起具有终局效力，因此团队成员必须要有紧迫感，提高工作效率。

（二）未雨绸缪，注重知识产权风险管理

　　在产品出口前，企业应提前做好准备，首先进行全面的专利检索，评估产品侵犯美国专利的风险并根据评估的结果及时作出调整，如对产品的设计进行修改，以降低侵权风险。对于无法规避的核心专利，也可以尝试与专利权人进行许可谈判，或者与进口商取得协议由进口商承担侵权的责任，或者提起购买可以覆盖侵权风险的知识产权保险产品。

（三）实现研发痕迹管理

　　不论是337调查还是国内的知识产权诉讼，都需要调查对象或当事人提供相应的实体证据。这就要求企业在技术创新的活动中注重知识产权的常态化管理，切实落实研发过程的痕迹记录，将产品开发的从立项、原型设计、小规模生产到量产的关键阶段的成果物和技术资料都妥善保存。

　　总之，在全球经济一体化和中美贸易摩擦的背景下，中国企业涉美337调查的案件数量和企业数量都呈持续增长的态势，中国企业对此要有清醒的认识，在平时的日常运营中就要做好知识产权管理工作，苦练内功，做好预案，以便在未来遭遇337调查时可以从容应对，积极维护企业的利益，不断提高中国企业在全球的影响力。

（四）综合应战

　　面对国际纠纷，企业要有专利综合应战的策略，骑客在美国法院起诉原告专利侵权，在中国对原告对应的中国专利成功无效，反映了骑客专利综合战的策略，表明了骑客坚决维护自身权益的决心，同时对于原告显然也是不小的打击。企业可以通过反告原告侵权，或请求原告专利无效等行为，如果能找到有利的专利，采取反诉侵权的方式，这样具有很强的杀伤力，起到强有力的打乱原告阵脚的作用，如果能使其专利无效，则是根本的釜底抽薪。

　　除了参与在美国的337调查，骑客还在中国国内有所行动。骑客向中国专利复审委员会请求宣告美国337-TA-1000案涉案专利对应的中国实用新型专利无效。随后中国专利复审委员会复审公告该中国专利无效。这一招算是给陈星等人敲了一个警钟，表示了中国平衡车行业与其对抗争执的决心。并且骑客后面也在美国境内对陈星一方的公司提起了专利诉讼。骑客公司化被动为主动，成功转移原告公司的视线，加上有国家的支持，表示了与美国相抗衡的决心，最终获得了诉讼的胜利。

（五）组建相关联盟

　　企业应当组建相关联盟，增强抗风险能力。以平衡车企业为例，中国平衡车企业还积极组建专利池联盟。专利池是一种由专利权人或多个专利权人组成的专利许可交易平台，平台上专利权人之间进行横向许可，或者统一许可条件向第三方开放进行横向和纵向许可，许可费率由专利权人决定。其表现形式有企业专利池和行业专利池两种。专利池的初衷是加快专利授权，促进技术应用。进入“专利池”的公司可以使用“池”中的全部专利从事研究和商业活动，而不需要就“池”中的每个专利寻求单独的许可，“池”中的公司彼此间甚至不需要互相支付许可费。“池”外的公司则可以通过一个统一的许可证，自由使用“池”中的全部知识产权。通过组建专利池具有降低专利许可交易成本和专利诉讼成本等优势。并且作为一个行业联盟，在与跨国公司等实力强大的主体集体谈判时，增加谈判资本。