大疆公司与山田晃专利异议案

　　一、基本情况

　　涉案的日本第6293369号发明专利，发明名称是“无人航空器、配送系统、无人航空器的控制方法以及控制无人航空器的程序”，是深圳市大疆创新科技有限公司于2016年6月13日申请的国际专利申请PCT/JP2016/067587进入日本后取得的发明专利，授权公告日是2018年4月24日。

　　专利权人大疆创新，是我国著名的高科技企业，2006年由香港科技大学毕业生汪滔等人创立，是全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发商和生产商，客户遍布全球100多个国家，在日本市场也相当知名，受到众多消费者的喜爱。

　　异议申诉人山田晃，是日本山田知财事务所的所长辩理士。根据日本特许厅的信息，该事务所2015-2019年的专利申请量仅有一件，因此可以推测是一个小微型的专利事务所。

　　最终，日本特许厅认可了专利权人对权利要求书的全部修改，并在此基础上维持了专利权全部有效。

　　二、异议申诉过程

　　涉案专利共包括34项权利要求，其权利要求1请求保护一种无人航空器，具体如下：

　　一种无人航空器，具有：

　　存储多个区域的存储部;

　　从所述多个区域中选择优先级最高的区域作为目的地的选择部;和

　　在判定为去往所选择的所述目的地的路径不适宜飞行的情况下将由所述选择部选择的所述目的地变更为优先级次高的区域的变更部。

　　异议申诉人于2018年9月5日向日本特许厅提出了专利异议申诉。

　　特许厅在审查之后，发出了取消理由通知书(2018年12月6日)，指出权利要求1、2以及27～34所涉及的发明不具有创造性。

　　专利权人提出意见书(2019年2月27日)，并未对权利要求书进行修改，然而并没有能改变日本特许厅的看法，日本特许厅发出取消理由通知书(【决定预告】2019年3月29日)，维持了之前的认定。

　　对此，专利权人进一步提出了订正请求及答复(2019年7月2日)，对权利要求书进行了订正。其中，对权利要求1进一步限定了如下内容：

　　无人航空器具有判定所选择的去往所述目的地的路径是否适合飞行的判定部。

　　在从特许厅接到专利权人对权利要求进行了订正的通知(2019年7月31日)后，异议申诉人提出意见书(2019年8月27日)，特许厅审查了双方意见之后再次发出取消理由通知书(【决定预告】2019年9月30日)，在认可专利权人进行订正的基础上，进一步指出权利要求1、2、9～17以及19～34所涉及的发明不具有创造性。

　　作为具体的理由，日本特许厅指出，对权利要求1进一步限定的“判定部”在说明书中有明确的依据，且属于进一步限定，符合订正的要求。

　　然而，虽然认定涉及“判定部”的内容构成了本发明相对于现有证据的区别点，但是进一步指出，在现有证据已经记载了服务器与移动体构成的系统中在服务器一侧进行类似判定处理的这一基础上，考虑双方之间的通信能力，将“判定部”转而设置在移动体一侧是本领域技术人员可以适宜设定的事项，没有特别的难度。

　　对此，专利权人再次提出了订正请求及答复(2019年12月13日)，对权利要求书重新进行了订正。订正后的权利要求1如下：

　　一种无人航空器，具有：

　　存储成为配送货物的目的地的候选的多个区域的存储部;

　　从所述多个区域中选择优先级最高的区域作为配送所述货物的所述目的地的选择部;和

　　在判定为去往所选择的配送所述货物的所述目的地的路径不适宜飞行的情况下将由所述选择部选择的配送所述货物的所述目的地变更为优先级次高的区域的变更部。

　　在此之后，日本特许厅终于在2020年2月27日作出了异议决定，在认可专利权人所做出的订正的基础之上，维持了专利权全部有效。

　　作为具体的理由，日本特许厅指出，专利权人在订正中对“多个区域”、“目的地”进行的限定属于范围的缩减、说明书中存在明确的依据，也没有导致保护范围的扩大，符合订正的要求。

　　并且，根据现有证据中的方案，并没有对一个货物赋予多个配送目的地的情况，虽然考虑到配送效率而将多个配送目的地与配送顺序一并存储属于公知技术，但即使将这样的公知技术与现有证据组合，也难以想到订正后的权利要求1中的涉及“选择部”和“变更部”的结构。此外，就专利异议申诉人主张的“当货物配送的过程中无法实现对当初目的地的送达的情况下，只能是在停止配送直到可以实现对当初目的地的送达、或者送往下一目的地中进行择一，而当停止配送显然会降低配送效率的情况下，改送至优先级次高的目的地属于自然选择下的通常行为”的意见，日本特许厅认定即使这样的“通常行为”成立，也不能说对一个货物赋予多个配送目的地在货物配送中属于“通常行为”，从而无法认同订正后的权利要求1的方案、即“配送一个货物时，在不能送往优先级最高的配送场所时将其送往优先级次高的配送场所”属于“通常行为”。

　　三、法律分析

　　本案涉及日本的专利异议程序，因此为了更好地理解，首先对日本的专利异议程序进行简单介绍。

（一）日本的专利异议程序的演进

　　日本的专利异议程序，是在2014年的特许法修改后导入的制度。在此之前，曾经采取过授权前的异议申诉制度(1994年废止)、授权后的异议申诉制度(2003年废止)，从而在现行的专利异议程序设立之前，与中国当前的专利制度一样，作为行政手段，专利授权后只能通过无效程序对专利的有效性发起挑战。

　　然而随着异议申诉制度的废止，无效审判的数量并没有发生预想的激增，显示对于异议申诉的需求没有得到很好的消化，同时考虑到从时间等各方面成本来说，无效程序远大于异议程序，因此导致对授权后专利进行再评估的机会反而减少，认为缺少异议程序会降低专利质量的声音也不断出现。

　　在此背景下，日本又重新导入了现行的专利异议制度。

（二）日本的专利异议程序的特点

　　现行的专利异议程序，是在专利授权之后启动、用于让第三方对已授权专利的有效性发起挑战的程序。虽然乍看之下像是无效程序的一部分，但如上文所述，其制度设计的初衷正是为了解决单一无效程序所存在的一些问题，因此其在诸多方面与无效程序存在显著区别，例如：

　　(1)任何人均可以提起专利异议申诉;

　　(2)提起异议申诉的时限是在专利权授权公告之日起6个月内;

　　(3)申诉理由仅限于公益性的理由，不包含权利归属问题;

　　(4)为减轻当事人负担而采取书面审理;

　　(5)即使专利被维持，申诉人也无法进一步申诉;反之若专利被取消，专利权人可以向知识产权高级裁判所提出行政诉讼;

　　(6)在准备做出取消专利的情况下，审理合议组会告知专利权人这一可能(【决定预告】)，从而让专利权人可以自主进行订正以争取专利的维持。

　　以上几个方面，是与同属于专利授权后对专利有效性发起挑战的无效程序较为显著的区别。

（三）本案中异议程序适用的分析

　　从上述的专利异议程序的特点出发，本案中关于程序适用值得关注的要点如下。

　　首先，本案的专利异议申诉人，是一个不知名的小型专利事务所的所长辩理士，考虑到大疆创新在行业中的领先地位、以及涉案专利的货物配送用无人航空器属于物流配送行业这一较为专业的细分领域的情况，本案的专利异议申诉人，看起来更像是与大疆创新存在竞争关系的日本同行为了掩饰自己的真实身份而刻意选择的“稻草人”。由于根据日本特许法的规定，无效程序只有利益相关方可以提起，因此相比会暴露自己真实身份的无效程序，异议申诉显然适合作为一种隐名攻击手段来利用。

　　其次，在本案的异议决定中，引用专利权人的主张的内容少到甚至只有一处，且仅仅是用于辅助审理人员对订正后内容的解释和认定，因此从形式上看，可以说异议决定更像是日本特许厅自主进行的审查工作的一环。这是因为，出于减轻申诉人负担的目的，异议程序中弱化了当事人之间的对抗，希望通过设定为没有口头审理和以受理单位的职权审理为主的形式来减轻双方当事人的负担。本案的审理过程也清晰地反映了这一特点。

　　最后，关于针对异议申诉的对应，大疆创新一方陈述了三次意见，并且后两次还一并提交了订正，最终使得专利权在订正的基础上得到了全部维持。这正是得益于审理合议组两次发出【决定预告】，专利权人能够在充分了解合议组的判断倾向的前提下，对请求保护的范围不断做出有针对性的调整，这也使得专利权人一方的利益得到了比较好的保障。

　　另外，从本案方案的技术角度出发，作为其技术要点的“优先级最高的配送地址无法配送的情况下转往优先级次高的配送地址进行配送”的技术思路，客观上说的确和人们的惯常认识比较接近。然而由于异议申诉人提供的证据中，不存在为一个配送货物赋予多个配送地址的情况，合议组即以此理由认定：当一个配送货物有多个配送地址时，最优地址不可行时转往次优地址这样的技术思路是不能根据现有证据容易想到的，这也体现了异议申诉的审理时对于“容易想到”的适用极为克制。这反映了在程序设计上对异议申诉人给与极大便利的同时，在判断实体方面更倾向于维持已经做出的授权决定，以此形成了对异议申诉人与专利权人的利益的某种均衡考量。

　　四、经验启示

　　对于本案，从出海日本的企业的角度，有以下几个方面的值得注意。

（一）积极应对

　　日本的异议程序在中国没有完全对应的程序，作为专利权人的中国企业，可能在接到自己的专利权被他人提出异议这一通知时，还不清楚这究竟会导致什么后果，应当如何应对，甚至消极放置。另外，应答期间为取消理由通知书发送日起90天以内，考虑到国际间的信息传递，时间也并不富裕。对于不了解日本的异议程序的中国企业来说，难免发生手忙脚乱的情况。

　　然而如上文所述的那样，从实体角度来看，异议程序对于专利权人相对友好，除了可以根据审理合议组的判断倾向不断调整保护范围，在判断的过程中，审理合议组也更为倾向维持之前已经做出的授权决定。

　　因此专利权人应该采取积极应对的态度，尽快准备答复意见，并根据审理合议组已经提示的结论，提出有针对性的订正，争取专利权获得维持的有利结果。

（二）主动利用

　　如上所述，由于中国没有与日本的异议程序完全对应的程序，中国的企业在应对日本存在的妨碍自己商业行为的专利时，可能比较容易想到的还是通过无效程序对相关专利提起无效审判，而容易忽略异议程序。

　　然而由于日本的无效程序只有利益相关方可以提起，因此并不能像中国的专利实务中经常采取的那样通过他人名义提起无效来隐藏自己的真实身份，因为商业上交织的关系、以及舆论可能带来的影响，客观上也会形成阻碍。同时无效程序在各种成本上也相对比较高，这些都会对制定合适的应对策略造成障碍。

　　与无效程序相对，异议程序由于在程序上非常简便，且完全可以利用该程序实现以隐名和低成本的攻击，因此有必要将其作为有效的工具予以充分考虑。

　　当然，由于可以提出异议申诉的期间较短，因此这也需要对相关领域的专利申请动向保持持续关注，从而能在第一时间发现对自己的商业行为不利的专利，以便能够及时应用异议程序。

（三）针对性订正

　　根据对2018年数据的统计，通过订正专利权最终获得维持的占到了全部异议申诉事件的半数，显示了订正对于专利维持有着巨大影响。本案中，大疆创新通过针对取消理由通知书进行针对性修改，缩减保护范围，最终成功维持了绝大部分权利要求的有效。

　　值的注意的是，大疆创新所提交的订正并非一步到位，有一个逐步限缩的过程，而合议组也向专利权人提供了再次修改的机会。这个过程也再次印证了异议程序在实体上对于专利权人来说相对友好，因此订正时也可以在限缩的节奏上进行适当考虑。

　　此外，在异议申诉审理期间，专利权人可以向合议组提出面会或者电话会晤的请求，而这也显然有助于理解合议组的意向，确定能够得到合议组认可的修改方向。本案的公开记录中虽然无法确认是否采用了这一措施，但这无疑是专利权人在异议申诉中应当积极考虑的有效手段。