小米与IDC专利侵权案

　　一、基本情况

　　IDC(IDC Communication)，是无线电话通讯的先驱。世界上第一个无线网络就是IDC建成的。IDC拥有数千件用于2G、3G、4G、IEEE802、HEVC相关产品和网络的标准必要专利。目前，IDC不从事实质性生产，仅以专利许可作为经营模式，收入主要来自根据专利许可协议所收取的专利使用费。

　　自2015年开始，IDC与小米围绕无线通信标准必要专利的许可展开谈判。

　　2017年5月，IDC向小米发出专利许可谈判的口头要约。

　　2019年6月，IDC向小米发出涉及3G、4G、5G及IEEE 802标准必要专利技术的书面要约，提供了专利技术费报价;对此，小米请求IDC提供其许可费率的计算方法及可供参考的计费标准。

　　2019年7月，小米向IDC发出签署许可谈判项目的反要约，但该反要约被IDC拒绝。

　　2020年2月，IDC再次向小米发起标准必要专利许可谈判要约，并发送报价;小米公司审查后认为该报价与IDC在2019年6月提出的报价并无实质性差别;双方许可谈判并无实际进展，谈判陷于僵持状态。

　　二、基本案情

（一）小米请求武汉市中级人民法院确定IDC标准必要专利组合的具体许可费率

　　2020年6月9日，小米在武汉市中级人民法院对IDC提起诉讼，认为IDC对小米提出的报价存在歧视，违反了FRAND原则，要求依据FRAND原则确定IDC标准必要专利组合的具体许可费率或费率范围。2020年7月28日，小米通过电话通知IDC，小米已在中国提起诉讼。这是中国法院受理的第一起FRAND全球许可费纠纷。

（二）IDC向印度德里法院起诉小米专利侵权，申请临时禁令或终局禁

　　2020年7月29日，即小米向IDC告知其已经提起诉讼的第二天，IDC在印度德里高等法院(下称：德里法院)以小米侵犯其印度专利的专利权为由提起两件专利侵权诉讼，向德里法院申请对小米实施临时禁令或终局禁令;德里法院于2020年8月4日发出传票。

　　在案号为CS. COMM. 295/2020的专利侵权诉讼中，IDC起诉小米侵犯其5件3G、4G标准必要专利(专利号分别为262910、295912、298719、313036、320182);在案号为CS. COMM. 296/2020的专利侵权诉讼中，IDC起诉小米侵犯其3件关于H.265或HEVC的标准必要专利(专利号分别为242248、299448、308108)。

（三）小米向武汉中级人民法院申请禁诉令

　　2020年8月4日，即在印度德里法院发出传票的同一天，小米向武汉市中级人民法院申请了禁诉令(ASI)。2020年9月23日，武汉市中级人民法院发出禁诉令，要求IDC立即撤回或中止在印度针对小米的专利许可费率裁决及禁令，且不能在全球任何法院针对小米申请专利许可费率裁决及禁令;如违反裁定，将对IDC每日罚款人民币100万元。

（四）IDC向印度德里法院提起反禁诉

　　2020年9月29日，IDC向德里法院提出了反禁诉令申请，声称自己没有被明确告知小米提起的武汉市中级人民法院的诉讼，声称武汉市中级人民法院的诉讼是小米单方面参与的。

　　2020年10月9日，德里法院支持了IDC公司申请，发出针对小米公司的“反禁诉令”，该禁令禁止小米公司执行武汉市中级人民法院的“禁诉令”，认为该禁诉令侵害了德里法院的管辖权，且破坏了国际司法礼让原则。

（五）IDC向德国慕尼黑第一地区法院提起反禁诉

　　IDC在没有向法院提起专利侵权诉讼主程序的情况下，于2020年10月30日直接向慕尼黑第一地区法院申请反禁诉令。2020年11月9日，慕尼黑第一地区法院在没有举行听证的情况下决定颁发临时禁令(反禁诉令)，要求小米立即撤回向武汉市中级人民中院提出的禁诉令申请中涉及德国的部分，或者通过其他程序性方法终局性撤销武汉市中级人民法院所颁发的禁诉令中的涉及德国的部分，并禁止小米要求IDC履行该禁诉令的涉及德国的部分或者通过其他司法、行政程序来阻挠IDC在德国就其标准必要专利提起侵权诉讼;小米如果违反该临时禁令(反禁诉令)，将面临最高25万欧元的罚款和最高六个月的拘留。

　　2020年12月22日，小米对慕尼黑反禁诉令提出上诉，请求暂停执行该命令。2021年1月24日，慕尼黑第一地区法院驳回了小米暂停执行反禁诉令的请求。2021年2月25日，在举行听证后，慕尼黑第一地区法院做出判决维持了2020年11月9日针对小米所签发的反禁诉令，禁止小米旗下的四家子公司在德国范围内要求IDC执行由武汉市中级人民法院颁发的禁诉令。

（六）双方最终达成了和解

　　2021年8月3日，IDC宣布与小米达成了和解，双方签署了一份为期多年的、全球范围的、非独家的专利许可协议。作为协议的一部分，IDC和小米同意撤销双方所有未决的专利诉讼。至此，小米和IDC之间的标准必要专利纠纷告一段落。

　　三、法律分析

（一）关于标准必要专利的FRAND原则

　　标准必要专利是为了实施某一技术标准而必须使用的专利，随着技术标准的实施推广，标准必要专利具有了一定的强制性，这与专利的独占权利相结合，将具有对相关市场的控制力，也就拥有了破坏正常的市场竞争秩序的能力。因此，标准组织为了在鼓励创新技术进入标准的同时维护市场的竞争秩序的考虑下，对标准必要专利权人的权利做出了一些限制，即要求标准必要专利的专利权人做出对专利实施人许可标准必要专利的FRAND承诺，也有的标准组织称为RAND条款。

　　在通信领域，如果某一专利在市场上占据重要的地位，那么其持有者需加入各个无线通信领域的标准组织，在加入的同时需要承诺承担一定的义务，一般而言就是按照FRAND原则的公平、合理、无歧视要求(美国是要求RAND原则)进行经营活动。IDC曾经向中国发改委承诺，将按照公平、合理、无歧视的承诺向无线通信标准实施者发放实施许可。

　　但是FRAND原则毕竟只是原则，只有在穷尽规则的情况下，法院才会依据原则做出判决。因此在全球范围内，关于标准必要专利许可费率纠纷的司法管辖权、合适受诉地、何谓无歧视、是否限制竞争等核心法律问题仍然存在着争议。

（二）印度法律体系下的临时禁令和终局禁令

　　印度法律体系下的禁令出自1963年《特定救济法》(the Specific Relief Act)，并受1908年《民事诉讼法典》的管辖。1963年《特定救济法》是为保护民事权利提供救济的法律，因此禁令限于用在保护民事权利上。印度法下的禁令分为两种，一种是临时禁令(Temporary Injunction)，一种是终局禁令(Permanent Injunction)。临时禁令是法院做出的临时性的、维持一段时间或维持到法院做出新的裁决为止的禁令，类似于我国的“保全措施”，不具有终局裁判的效力，一般规定直至案件开始审理或做出新的禁令为止。而终局禁令是法院最终裁决而做出的禁令，通常就是判决的主要内容。

　　在通信行业，不同于早期单一专利产品，如今一项产品可能包括数百甚至上千项专利，尤其是在移动智能设备行业，如果其中一项专利被禁止使用，则专利实施方即被禁止使用该产品或被迫对产品进行修改，这可能给专利实施方造成巨大的损失。

　　IDC向印度政府提出的临时禁令申请如被通过，将导致一定期间内小米公司的产品无法在印度进行制造和销售。

　　IDC针对小米在德里法院发动的临时禁令和终局禁令申请，必然影响小米及其关联公司在印度海外市场的运行，这种损害是难以修复的。

（三）武汉市中级人民法院对禁诉令的考量

　　“禁诉令”来源于英美法系，是指一国法院对有管辖权的当事人发布的，用以禁止该当事人在他国法院提起或者继续参加与本诉讼相同诉讼的强制性命令。近年来，中国知识产权诉讼频繁遭遇他国法院签发的禁诉令。

　　在本案例中，双方当事人就同一争议在两个国家的法院先后提起了诉讼。在小米告知IDC已经在武汉市中级人民法院已经提起关于SEP全球许可费率的诉讼的情况下，IDC仍然向德里法院起诉小米侵犯其印度专利的专利权，德里法院的裁决有可能与武汉市中级人民法院审理许可费率案件的裁决相冲突。

　　因此，武汉市中级人民法院认为，IDC并不尊重和配合武汉市中级人民法院的诉讼，排斥武汉市中级人民法院管辖，对武汉市中级人民法院的审理程序构成了干扰和妨碍，主观故意十分明显;并且，IDC在德里法院提起诉讼时同时针对小米发动的禁令程序，涉嫌滥用标准专利许可谈判中的权利救济程序。

　　对于不进行任何实质生产行为的IDC而言，武汉市中级人民法院的禁诉令可能造成的影响至多只是推迟了获得许可费的时间。

（四）印度德里法院发出反禁诉令的原因

　　IDC向德里法院提出反禁诉令时声称：武汉市中级人民法院和德里法院受理的案件有很大的不同;德里法院的案件涉及对印度专利的侵犯，而武汉市中级人民法院的案件则涉及标准必要专利的许可费率设定;武汉市中级人民法院的命令实质上破坏了德里法院的礼让，因为它无视了德里法院的权利(由于小米的注册地位于中国，且关联公司之一位于武汉，故而武汉市中级人民法院对小米和IDC的许可费率纠纷有管辖权;而对于在印度的专利侵权案件，印度德里法院是有管辖权的法院之一)。为了支持IDC的这些意见，印度方面甚至有人提出，武汉市中级人民法院的禁诉令违背了印度德里法院的公共政策。

　　可能是基于以上原因，印度德里法院认为武汉市中级人民法院的禁诉令剥夺了IDC的法定救济权利，并以“印度法律行使管辖权的权力”为由，批准了反禁诉令。

　　笔者认为，印度德里法院发出反禁诉令，是轻信了原告的一面之词，并且未考虑国际礼让原则。在武汉诉讼中小米为原告，IDC为被告，案由是全球专利许可费率;在印度诉讼中IDC为原告，小米为被告，案由是相应印度专利的侵权。因此这两起诉讼属于平行诉讼(平行诉讼的含义是：相同当事人就同一争议基于相同事实以及相同目的同时在两个或两个以上国家的法院进行诉讼)。根据国际礼让原则，即便任何主权国家的法律原则上只在其境内具有效力，但在不损害主权权利和国民的利益情况下，可以承认其他国家法律在本国境内的效力。武汉市中级人民法院对IDC发出的禁诉令仅仅是为了防止IDC滥用它的私权(即其在印度申请的印度标准必要专利的专利权)，不会影响印度的主权权利和国民利益。而印度法院发出反禁诉令的行为则明显不顾及国际礼让原则：既是礼让原则，那么应当是后立案的法院去礼让先立案的法院，而不是由后立案的法院去指责先立案的法院“不礼让”。

（五）慕尼黑第一地区法院对小米发出禁令（反禁诉令）的判决原因

　　慕尼黑第一地区法院以临时禁令的形式，针对武汉中院签发的禁诉令做出了反禁诉令。

　　慕尼黑第一地区法院认为无法期待签发禁诉令的国家法院(指武汉市中级人民法院)会保护标准必要专利权利人在其德国专利权受到侵犯时在德国提起专利侵权诉讼的基本权利。

　　另外，慕尼黑第一地区法院认为小米在中国武汉提起的主诉讼涉及全球FRAND许可费率确定，即使小米在中国胜诉也不会直接产生对小米和IDC有约束力的许可协议，以阻却小米在德国境内持续侵权使用IDC德国专利的违法性;而印度法院应IDC申请签发的临时性反禁诉令效力只涉及印度范围，所以两者都不构成在德国不存在法律保护必要性的理由。

　　最后，慕尼黑第一地区法院认为：从德国法的角度看，如果反禁令的效力得以确认，则小米有义务撤回禁诉令。但撤回禁诉令并不会影响在中国确定全球FRAND许可费的主诉讼。签发本临时禁令后，IDC很可能会继续在德国提起SEP侵权之诉。届时，小米仍可以主张不侵权抗辩，或者基于对相关专利提起无效或异议而申请中止诉讼。慕尼黑第一地区法院在这里也明确地指出，如果小米在将来的SEP侵权之诉中主张FRAND抗辩，可能不会获得法院的支持。因为，法院会倾向认为本案中小米的行为不能表明其愿意接受FRAND许可谈判。

　　四、经验启示

　　为了抑制发达国家对我们铸造的技术堡垒，我们不仅要逐渐增强技术实力，加强自有知识产权保护力度，也要不断警惕一些龙头企业、跨国经济体滥用专利权行垄断之实。在IDC和小米谈判前期，小米展现了积极的沟通态度，并在发现IDC的许可条件存在歧视时提出了质疑。在IDC和小米的许可谈判陷入停滞后，小米选择了在武汉市中级人民提起了关于IDC相关专利族全球许可费率的诉讼：由于小米已经先提起了许可费率的诉讼，当IDC在印度以专利侵权为由发起诉讼时，武汉市中级人民法院可以合理合法地对IDC发出禁诉令;这个禁诉令是武汉市中级人民法院居于中立的司法裁判者基本职责、严格依照中国实体法和程序法规定、在不违背国际私法基本原则的前提下，对当事人的合法合理的诉讼请求做出的正常应对。虽然武汉市中级人民法院的禁诉令没能直接促使IDC撤回在印度的起诉，但是给IDC造成了压力。

　　但另一方面来说，由于小米申请禁诉令的行为过于激烈，在无法保证能和IDC能够达成和解的情况下，可能会对自身产生一定的不利影响，比如慕尼黑第一地区法院指出的：在侵权诉讼中难以有效使用FRAND原则抗辩。

　　随着通信技术的发展和移动智能设备的普及，涉及标准必要专利的仲裁、诉讼日益增加;为了保障标准必要专利制度健康运行，除了采用司法机关通过审判这种事后救济的方法来解决纠纷之外，也可以考虑建立防止标准必要专利纠纷发生的防御机制。比如可以参照FRAND原则来制定谈判规则，以使双方可以在有明确规则和制度约束的情况下诚信开展谈判，提高谈判效率。

　　未来中国的优势在于巨大的市场和稳健的专利司法体系，这使中国在标准必要专利的许可问题上的决定天然地会对社会和企业产生比较大的影响，因此中国的科技企业可以更主动地通过行业协会等媒介与政策制定者进行沟通，让政策制定者更好地了解企业的需求。