美国Celgard公司与深圳市星源材质科技股份有限公司商业秘密侵权案

　　一、基本情况

（一）案例信息

　　司法辖区：英国

　　审理机关：英国上诉法院

　　案件编号：A3/2020/1412

　　审理法官：LORDJUSTICEDAVIS

　　LORDJUSTICEARNOLD

　　AndLORDJUSTICEPOPPLEWELL

　　知识产权类型：商业秘密

　　纠纷类型：侵权纠纷

　　重点产业：电池技术

　　案件上诉日期：2020年8月6日

　　案件判决日期：2020年10月9日

　　审理结果：上诉人败诉

（二）涉案知识产权信息

　　上诉人Celgard,LLC(下称：Celgard公司)掌握了一项关于电池隔膜薄膜相关技术的商业秘密。

（三）涉案当事人信息

　　原告：Celgard公司是一家在美国特拉华州注册的公司，总部设在美国北卡罗来纳州

　　被告：深圳市星源材质科技股份有限公司(下称：星源公司)

　　上诉人：深圳市星源材质科技股份有限公司

　　被上诉人：Celgard公司

　　二、基本案情

（一）案件事实

　　Celgard公司和星源公司都制造电池隔膜。Celgard公司在美国生产，而星源公司在中国生产。从2005年7月到2016年10月，张晓敏博士(又名StevenZhang)受雇于Celgard公司，先后担任员工工程师、技术助理和Polypore研究员(Celgard公司是一家公司的子公司，该公司现在是PolyporeInternational,LP)，因此，Celgard公司主张，张博士有机会接触到有关其电池隔膜的商业秘密。2017年1月，张博士接受星源公司的邀请入职，张博士主张其在星源公司的工作不是电池分离的相关工作，而是反渗透的相关工作。Celgard公司认为它即将与英国的一家锂离子电池制造商(“英国客户”)签订合同，向英国客户供应电池隔膜。该英国客户为一家知名的电动汽车制造商生产电池。在该合同的谈判过程中，Celgard公司了解到英国客户可能开始评估星源公司生产的电池隔膜的适用性。这可能会导致星源公司成为向英国客户提供其隔膜的供应商。Celgard公司担心星源公司滥用其掌握的商业秘密通过压低价格进入英国市场。2020年4月30日，Celgard公司在正式申请了临时禁令，命令星源公司“不得制造、提供、投放市场、进口为上述任何目的在英国出口或储存电池隔膜”。Celgard公司在北卡罗来纳州西区地区法院对星源公司和张博士提起诉讼，指控他们侵犯其商业秘密。

　　根据英国的法律，Celgard公司提出了两项损害赔偿要求，直接损失与替代损失。

　　直接损失是指星源公司在英国进口和销售(或威胁销售)其设计、特性、功能和/或生产过程在很大程度上受益于Celgard公司商业秘密的电池隔膜所造成的损失。理由是这些行为相当于违反了公平的保密义务和/或违反了《商业秘密(执行)等条例》(“条例”)第3条等条例，该条例(部分)执行欧洲议会和理事会2016年6月8日关于保护未披露的技术和商业信息(商业秘密)以防止其被非法获取、使用和披露的指令(“商业秘密指令”)。

　　替代损失是指星源公司对张博士违反公平的保密义务和/或《条例》第3条，向星源公司披露Celgard公司的商业秘密的错误行为负有连带责任。

　　法院认为，商业秘密要与其他保密信息区分开来，因为它们要受《条例》和《商业秘密指令》的约束。尽管商业秘密指令与欧洲议会和理事会2004年4月29日关于知识产权执法的知识产权执法指令有相似之处，但它并没有创造一种知识产权，而是构成了不公平竞争法的一部分。此外，当商业秘密指令的适用范围与知识产权执行指令的适用范围重叠时，商业秘密指令作为特别法优先适用。该指令的以下条款与目前的目的特别相关。

　　第一条适用对象与范围

　　本指令的任何内容都不应被理解为提供任何限制雇员流动的理由。特别是，在行使这种流动性方面，本指令不应提供任何理由。

　　(1)限制员工使用不构成第2条第1点定义的商业秘密的信息。

　　(2)限制雇员使用在正常工作过程中诚实获得的经验和技能。

　　(3)除了根据联盟或国家法律规定的限制外，在就业合同中对雇员施加任何额外限制。

　　第二条定义

　　在本指令中，适用以下定义。

　　(1)商业秘密是指符合下列所有要求的信息。(a)它是秘密的，因为它作为一个整体或其组成部分的精确配置和组装，在通常处理有关信息的圈子里不为人所知或容易获得;(b)它具有商业价值，因为它是秘密的;(c)在这种情况下，合法控制该信息的人采取了合理的步骤来保持其秘密。

　　(2)商业秘密持有人指合法控制商业秘密的任何自然人或法人。

　　(3)侵权者是指非法获取、使用或披露商业秘密的任何自然人或法人。

　　(4)侵权商品是指其设计、特性、功能、生产过程或销售明显受益于非法获得、使用或披露的商业秘密的商品。

　　第三条合法获取、使用和披露商业秘密

　　(1)当商业秘密是通过以下任何一种方式获得时，应被视为合法的商业秘密。

　　在这种情况下，符合诚实商业惯例的任何其他做法。

　　(2)商业秘密的获取、使用或披露应被认为是合法的，只要这种获取、使用或披露是联盟或国家法律要求或允许的。

　　第四条非法获取、使用和披露商业秘密的行为

　　(1)成员国应确保商业秘密持有人有权申请本指令规定的措施、程序和补救办法，以防止非法获取、使用或披露其商业秘密，或获得补救。

　　(2)未经商业秘密持有人同意而获取商业秘密的行为应被视为非法，只要通过以下方式进行。

　　(a)未经授权访问、挪用或复制商业秘密持有人合法控制的、包含商业秘密或可以推断出商业秘密的任何文件、物品、材料、物质或电子文件。

　　(b)在这种情况下，任何其他被认为是违反诚实商业惯例的行为。

　　(3)在未经商业秘密持有人同意的情况下，凡是被发现符合以下任何条件的人使用或披露商业秘密，应被视为非法。

　　(a)违法获取商业秘密。

　　(b)违反了保密协议或任何其他不披露商业秘密的义务。

　　(c)违反了限制使用该商业秘密的合同或任何其他责任。

　　(4)当一个人在获取、使用或披露商业秘密时，知道或在当时的情况下应该知道该商业秘密是直接或间接从另一个人那里获得的，而该人正在非法使用或披露第3款所指的商业秘密，则该商业秘密的获取、使用或披露也应被视为非法的。

　　(5)生产、提供或在市场上销售侵权产品，或为这些目的进口、出口或储存侵权产品，如果进行这些活动的人知道或在当时情况下应该知道该商业秘密被非法使用，也应被视为非法使用商业秘密。

　　第五条例外情况

　　成员国应确保，如果被指控的商业秘密的获取、使用或披露是在以下任何一种情况下进行的，则本指令中规定的措施、程序和补救措施的申请将被驳回。

　　为了保护欧盟或国家法律所承认的合法利益。

　　第九条保守商业秘密的过程中的保密性

　　法律诉讼

　　(1)成员国还应确保主管司法机关可根据一方当事人的正当理由申请，采取必要的具体措施，对在与非法获取、使用或披露商业秘密有关的法律程序中使用或提及的任何商业秘密或被指控的商业秘密进行保密。成员国也可允许主管司法机关主动采取此类措施。

　　第一项中提到的措施至少应包括以下可能性：

　　(a)将双方或第三方提交的含有商业秘密或所谓商业秘密的任何文件的全部或部分内容限制给少数人查阅。

　　(b)在商业秘密或被指控的商业秘密可能被披露的情况下，限制对听证会的访问，以及对这些听证会的相应记录或笔录的访问，只限于少数人。

　　(c)向除(a)和(b)点中提到的有限人数以外的任何人提供任何司法判决的非保密版本，其中包含商业秘密的段落已被删除或编辑。

　　第二项(a)和(b)点提到的人数不应超过确保遵守法律诉讼各方获得有效补救和公平审判的权利所需的人数，并应至少包括每一方的一名自然人和这些法律诉讼各方的各自律师或其他代表。

（二）判决结果

　　上诉人的上诉请求被驳回。

　　三、法律分析

　　争议焦点：Celgard公司是否适当说明了涉案的商业秘密信息?赔偿所依据的法律是应适用英国的法律还是中国的法律?

（一）关于商业秘密信息的说明

　　众所周知，在侵犯商业秘密的案件中，重要的是权利人要适当地具体说明被侵犯的商业秘密是何种信息。之所以有如此要求，主要有三点原因。其一，如果商业秘密的权利人要求他人遵守商业秘密的保密义务，而保密义务的内容是不明确的，那么商业秘密权利人要求对商业秘密的保护，就可能异化为前雇员打压与骚扰竞争对手的工具，而这当然是不被允许的。其二，原告通常会寻求禁令来限制被告使用其商业秘密。除商业秘密的具体信息确认，否则这种条款的禁令范围便因不确定而难以执行。其三，被告只有知道争议信息后才能有效抗辩。被告可能主张，原告所主张的信息是公共知识。因此，法院会小心翼翼地确保原告提供了他打算在诉讼中主张的所有机密信息的充分和适当的细节，并确保被告知道哪些信息是有争议的。如果原告未能做到这一点，法院可能会推断出诉讼的目的是骚扰他人而不是保护原告的权利，并可能以滥用诉讼程序的方式将驳回原告诉讼请求。

　　在该案中，Celgard公司对电池隔膜和涂层配方的性质予以了说明，但没有说明更具体的内容。

　　星源公司主张，Celgard公司没有列出实际配方，意味着他没有举证确定其所主张的商业秘密。

　　对此，Celgard公司反驳到，(1)Celgard公司已经提供了现阶段所能提供的关于商业秘密的最佳细节;(2)Celgard公司不能提供更好的细节是星源公司的错;以及Celgard公司将在稍后阶段提供更好的细节，这足以履行其在这方面的义务。就第(1)点而言，Celgard公司的律师指出，Celgard公司的证据是张博士曾接触过其广泛的商业秘密，他根据指示告知本法院，这些文件占据了20个文件柜。至于第(2)点，Celgard公司的律师所依据的事实是：Celgard公司无法分析从星源公司到英国客户的货物，因为星源公司指示Celgard公司不要碰它;(b)星源公司为其一份证人证词提供了一份证据(DG2)，其中列出了该批货物所附运输文件中使用的代码的关键，星源公司将其指定为“仅供外部查看”，即Celgard公司的任何代表不能检查它。Celgard公司的律师提出，由于无法获得查看相关产品，Celgard公司很难具体说明它所依据的商业秘密，一旦Celgard公司能够分析这批货物，它可能就能提供更好的细节了。

　　法院的意见是，我不希望以任何方式削弱在这种性质的案件中提供商业秘密的适当细节的重要性。然而，什么是足够的细节，必须取决于个别案件的情况。此外，在案件开始时，较低程度的详细说明可能是可以接受的，而在案件的后期阶段则不然。此外，我认为考虑到原告提供进一步细节的能力，以及原告在多大程度上受到被告的阻挠或至少是不合作的阻碍是相关的。在本案的情况下，我认为Celgard公司目前已经做得够多了，尽管它无疑必须在以后的阶段提供进一步的细节。

（二）关于适用的法律

　　Celgard公司主张应适用英国的法律。理由是因为它所申诉的不法行为造成的直接损害已经在英国发生(而且如果不加以限制，将继续发生)，英国是侵权货物(即运给英国客户的货物和今后任何相同的分离器的货物)已经(和将要)进口的国家，对Celgard公司在这里的市场造成损害。

　　星源公司主张应适用中国的法律。理由在于商业秘密属于无形财产，对无形财产的损害是在它变得不可逆的时间和地点。若非法使用商业秘密的行为发生在中国，则应适用中国的法律。

　　法院不同意星源公司的主张。理由在于，第一，商业秘密不是财产。在商业秘密指令中，没有任何内容表明商业秘密在这方面应得到任何不同的对待，它并没有创造一种知识产权，而是承认了一种特殊的不公平竞争。第二，尽管星源公司的律师主张说，最好将侵害商业秘密造成的直接损失定在一个国家，但只有不公平竞争行为的直接实质性影响应被考虑。第三，为Celgard公司直接索赔对象的不公平竞争行为是将侵权商品(按照《条例》第2条和《商业秘密指令》第2条的定义)进口到英国并在英国销售。这是受不公平竞争行为影响的市场，也是遭受直接损害的地方。侵权商品是在中国生产的这一事实并不重要。第四，正如Celgard公司的律师所指出的，如果采纳星源公司的观点，其效果是，如果总部设在商业秘密保护薄弱的X国的A方滥用B方的商业秘密来制造货物，然后将货物投放到欧盟国家的市场，适用X国的法律而不适用欧盟国家的法律，这是一个不可能的结果，因为商业秘密指令旨在加强对“来自欧盟内部或外部”的商业秘密滥用的保护。

　　四、经验启示

（一）引进海外人才的背景调查

　　引进海外人才应做足充分的背景调查。引进海外人才的目的便是引进海外人才掌握的技术，但在使用该技术时应注意商业秘密侵权纠纷风险，这时就要求在做背景调查时，就应当力求从其他渠道摸清楚该人才在前公司中所处的位置，在安排工作时，做到既充分发挥在前公司中积累的经验，又不会产生商业秘密侵权风险。

（二）商业秘密维权启示

　　随着我国企业研发能力的进一步提升，我国企业也掌握了不少的商业秘密，该案反过来可以作为我国企业进行商业秘密维权的借鉴。在上述论述中，已经说明了为何商业秘密维权诉讼需要权利人举证证明商业秘密的具体内容，在该步骤中，有着一定的商业秘密泄露风险，本案给中国企业的启示是，在案件的前期阶段，即使对商业秘密的举证还未达到具体的程度，仍能推进诉讼的进程，可以说，越早举证自己的商业秘密，商业秘密泄露的风险便更大，并且从诉讼策略的角度讲，在进行初步的举证之后，可以评估此案的胜率如何，如果胜率较低，就可进一步评估是否需要进一步举证冒着商业秘密有可能泄露的风险进行诉讼，本案证明在英国的法院中，法官可以容忍前期举证内容的一定的模糊性，但在最终的诉讼阶段，仍需全部举证。

（三）案件管辖

　　在此种涉外案件中，还是建议中国企业尽量选择中国的司法环境，本案中属于被动应诉，难以改变管辖，中国企业在平常的风险把控中，可以加入涉诉风险的评估，如果有可能被其他企业在外国起诉，可以评估中国法律与该国法律的不同，评估哪一国对自己更有利，如果是中国的法律对自己更有利，可以考虑先发制人，如在中国法院提起不侵权确认之诉，达到在中国管辖区内解决纠纷的效果，若是外国的法律对自己更有利，就不需要有进一步的动作，另外，如果没有确切消息指出对方将对自己的起诉，在中国法院先起诉的做法是有一定风险的。