Univers Agro EOOD与EUIPO商标无效宣告案

　　一、基本情况

　　原告：Univers Agro EOOD，成立于保加利亚，其诉讼代理人为律师C. Hernández-Martí Pérez;

　　被告：欧盟知识产权局(EUIPO)。其诉讼代理人为J. Ivanauskas和V. Ruzek;

　　诉讼第三人：山东恒丰橡塑有限公司，成立于中国山东东营，代理人为律师J. Erdozain López。

　　2017年3月7日，原告Univers Agro Ltd向欧盟知识产权局提交了欧盟商标注册申请，申请注册第12类汽车轮胎上的AGATE字样商标。

　　2017年9月28日，诉讼第三人山东恒丰橡塑有限公司，包括“玛瑙”字样的中国图形商标(“中国商标玛瑙”)的所有人，向欧盟知识产权局撤销处提交了宣布该商标无效的申请，理由是中国商标玛瑙在保加利亚贸易过程中用于第12类轮胎。

　　二、基本案情

　　2019年2月21日，欧盟知识产权局撤销处根据第2017/1001号条例第59条第(1)款(b)项批准了原告山东恒丰橡塑有限公司的申请，并在未审查所依据的第二个无效理由的情况下，宣布争议商标无效。撤销处认为，原告山东恒丰橡塑有限公司成功地证明了有争议的商标是恶意提交的，符合上述规定的含义，因为从文件中，通过结合其客户和干预者的商业合作伙伴和分销商Omnifak有限公司创造的市场份额可以明显看出，该商标的提交目的就是利用了保加利亚对诉讼第三人的商标缺乏正式保护。

　　2019年4月1日，原告根据第2017/1001号条例第66至71条向欧盟知识产权局提交了上诉通知，否认其在2017年3月之前知道AGATE商标，山东或其经销商。它进一步声称，山东商标的使用量极低，对于它来说，了解竞争对手的所有冲突使用量太重。因此，它否认在提交EUTM申请时应推定它知道山东的使用。作为支持，Univers Agro表示，在提交EUTM申请之前，它已经进行了许可搜索，并且没有发现任何风险。最后，它声称山东伪造文件以支持自己的立场。

　　原告的诉讼请求为：

　　1、撤销有争议的决定;

　　2、宣布有争议的商标有效;

　　3、命令欧盟知识产权局和诉讼第三人支付费用。

　　被告认为，法院应：

　　1、完全驳回该行动;

　　2、命令原告支付费用。

　　诉讼第三人辩称，法院应：

　　1、认为该行为毫无根据;

　　2、命令原告支付费用。

　　诉讼过程中，在先验知识方面，原告辩称：与有争议的决定相反，它既不知道存在以AGATE商标进口的轮胎，也不知道诉讼第三人和Omnifak在2017年3月14日，即其注册申请公布之日之前的存在，只有在有争议的商标注册之后，它才能够行使其权利。

　　此外，他们认为，2014-2017年期间，Omnifak公司以AGATE商标销售的轮胎进口到保加利亚的数量如此之少(不到所有轮胎进口的0.06%)，他们不可能对其竞争对手拥有事先了解。

　　然而，法院认为他们的无知是令人惊讶的，因为他们都在同一个城市索非亚经营，而且一个中国制造商和原告的代表之间的电子邮件交流表明，原告“已经熟悉中国轮胎制造商和其竞争对手在保加利亚市场提供的产品”。法院审议了证实这一观点的进一步证据，包括从中国进口到保加利亚市场的34万条轮胎中，有23000条“AGATE”轮胎的进口证据。

　　原告进一步辩称，其已采取一切适当的措施，通过商标法专业律师事务所对早期的商标进行检索，以确定“AGATE”商标是否在“世界范围内”可用。根据该报告的结论，在欧洲或中国没有冲突的权利，但只有“在日本、俄罗斯和墨西哥”由第三方持有。原告不可能知道早期中国商标的存在，“因为它没有出现在他们的检索报告中”。

　　最终，上诉委员会有权推定，在提交注册申请时，原告知道其在保加利亚的直接竞争对手的活动，特别是知道在中国制造的轮胎以与争议商标高度相似的商标进行销售。

　　在评估意图时，法院考虑了第三方提供的五份宣誓证词，这些宣誓证词声称原告的代理人曾与他们接触，并声称他们被鼓励终止与中国公司以前的合同，并重新与保加利亚公司达成协议。

　　原告对这些宣誓证词的真实性和可靠性提出质疑，特别是在一方叙述之后。作为回应，法院考虑了在Süd-Chemie v OHIM-Byk-Cera(CERATIX)，T-312/11一案中确定的评估文件的证据价值的因素，该文件认为有必要考虑：文件的来源人;它产生的环境;收件人;和从表面上看，该文件是否合理可靠。与上述标准相反，法院认为，由保加利亚公司的代理人签署并经公证的内部宣誓书几乎没有证明或证据价值。

　　使法院能够推断出恶意意图的其他一些因素包括以下内容。

　　原告没有就其商业活动从农业领域扩展到轮胎部门提供任何合理的解释。

　　这些标记几乎相同，原告如何使用玛瑙这个名字的复杂背景故事在很大程度上被忽视了。

　　3、一封电子邮件，虽然被公认没有证明来自原告，要求转让有关商标的3,600万欧元，但仍然可以作为证据接受，即使它的证明价值非常低。

　　应当指出的是，上诉委员会还考虑到了争议商标提交申请和注册之间的短暂时间，分别于2017年3月7日和6月21日，以及原告于2017年7月6日采取的执法措施。委员会确定，原告“已做好充分准备，以针对【干预者及其分销商】，并且已经知道【中国】玛瑙商标的使用”。

　　普通法院确信，恶意的要素已经得到满足，即知道第三方使用在先商标以及寻求注册背后的不诚实意图。法院似乎意识到，这些欺凌策略依赖于欧盟体系来迫使真正的中国竞争对手退出市场。

　　在最后的辩论中，原告试图以这家中国公司的商业战略作为辩护理由，辩称自2009年以来，他们已经在各个国家提交了90多份申请，很难相信他们可以在保加利亚真正使用不受保护的商标。然而，法院承认这种论点不在范围之内，并指出上诉委员会没有也不需要为了适用CTMR第52(1)(b)条(现为EUTMR第59(1)(b)条)的目的详细审查干预者的商业策略和具体意图。

　　鉴于上述所有考虑，法院驳回了原告的申诉，并裁定上诉委员会在维持取消司的决定和驳回原告向其提出的诉讼方面，在总体评估中没有错误。

　　三、法律分析

（一）法院观点

　　本案为欧盟共同体法院针对UNIVERS申请注册AGATE商标是否具有恶意的裁定，本案的争议焦点如下：

　　1、在注册商标行为中“恶意”的概念确定;2、“恶意”的构成因素及其认定标准。

1、在注册商标行为中“恶意”概念的判定

　　在本案中，为了支持其侵权主张，原告表示，(1)UNIVERS推定知道AGATE标志在保加利亚的存在和使用，以及(2)其在提交申请时的意图时犯了错误。

　　根据欧盟判例法的特点，其先前指导性案例中所提及的“恶意”一词在欧盟立法机构并不具有任何概念性定义。对此，欧盟普通法院认为应当结合日常语言使用中的通常含义以及该词汇在商标法背景中的理解。欧盟普通法院认为“恶意”概念的判定应该以维护市场的建立和运作进行理解，以达到贯彻欧盟的无扭曲竞争体系的目的，为此，普通法院认定，抢注商标中的“恶意”是指从相关和一致的标志中可以明显看出欧盟商标所有人提交该商标注册申请的目的不是为了公平参与竞争，而是为了破坏，以不符合诚实做法、第三方利益的方式，或意图在不针对特定第三方的情况下获得商标功能以外目的的专有权。

2、注册商标行为中“恶意”的判断标准

　　本案中，欧盟普通法院对于原告注册商标“恶意”的判断标准主要如下：

　　首先，欧盟普通法院认定原告存在“恶意”注册商标的判断标准为知晓在先相同/近似商标的使用。对于原告所声称的其不知道存在AGATE进口的轮胎或者山东恒丰橡塑有限公司其余注册商标等内容，以及山东恒丰橡塑有限公司的证据仅显示AGATE在2014年至2017年间的使用等辩词，欧盟普通法院认为，根据指导性案例强调，使用持续时间只是一个因素，且对于UNIVERS对商标检索的依赖没有明确排除存在与争议商标相似或相同的商标，并且普通法院认为，原告所谓的勤勉尽责无法得到证明。原告诉称不知道在先相同或者近似商标的使用应当予以驳回。应当认定为原告在注册商标前就已知晓在先相同或者近似商标的使用。

　　其次，认定原告注册商标行为具有“恶意”的判断因素为该商标注册的唯一目的是为了阻止第三方进入市场，和/或获取经济利益。在本案中，法院认为，在评估恶意时，不能仅仅从该商标是否使用来进行判断，而应当评估在提交注册申请时是否打算使用该商标。更具体地说，可以从完全没有与争议商标所有人的商业活动有关的证据来推断。本案中，考虑到原告对山东恒丰橡塑有限公司在保加利亚的经销商提起诉讼这一事实，鉴于从提交争议商标的注册申请到在注册后采取严厉措施保护该商标之间所经过的时间很短，因此有理由认为原告已做好充分准备并且它已经知道相似商标的使用。普通法院认为，鉴于原告采取的这些步骤，放在本案的背景下，原告的意图，不是防止侵犯注册商标的初步尝试，而是一项有计划的行动，并且原告与该商标有关的唯一活动是妨碍他人，即原告“追求不诚实的目的”。

　　最后，普通法院认为原告注册商标的行为具有“恶意”的其他判断因素包括：标识相同/混淆性近似、提交申请前以及与无效原告建立了直接或间接关系(如合同关系)。这些因素有助于法院推定出恶意的意图，本案中，原告没有就其商业活动从农业领域扩展到轮胎部门提供任何合理的解释且具有一封电子邮件，虽然被公认没有证明来自原告，要求转让有关商标的3,600万欧元均作为推定因素被普通法院使用。

（二）欧盟与中国法律关于“恶意”的认定比较

　　欧盟对于商标恶意注册的规制，主要体现在《欧盟商标条例》第59条第1款(b)项规定之中。但是，《欧盟商标条例》并未对恶意注册的认定做出详细规定。正如本案中，欧盟知识产权局发布的《商标审查指南》的相关规定，可作为实务中的参考与指引。

　　从该指南的相关规定中，可以归纳出如下影响欧盟商标恶意注册认定的因素：

　　1、特别相关的因素：

　　(1)标识相同/混淆性近似;

　　(2)知晓在先相同/近似商标的使用;

　　(3)商标申请目的出于投机性或仅为获取经济补偿;

　　(4)商标申请目的在于搭便车，利用他人声誉、知名度;

　　(5)后期发现，注册商标的唯一目的是为了阻止第三方进入市场，和/或获取经济利益。

　　2、其他相关因素：

　　(1)提交申请前，与无效原告建立了直接或间接关系(如合同关系);

　　(2)试图人为地延长不使用的宽限期;

　　(3)连续多次提交商标注册申请，目的是在宽展期结束后，还能在一段时间内维持商标专用权;

　　(4)涉案商标的创意来源;

　　(5)标识自创作以来的使用情况;

　　(6)该标识申请注册为欧盟商标所遵循的商业惯例;

　　(7)申请商标的性质;

　　(8)无效原告的标识和欧盟商标所有人的标识的固有显著性或获得显著性的程度;

　　(9)无效原告的标识和欧盟商标所有人的标识的知名度;

　　(10)国内优先权基础申请已由于恶意被宣告无效;

　　(11)在先近似的欧盟商标在多个类别的商品或服务上被予以撤销的事实;

　　(12)涉案欧盟商标于在先欧盟商标的宽展期届满前3个月内提出注册申请的事实;

　　(13)欧盟商标所有人针对无效原告的商标提交无效申请;

　　(14)欧盟商标所有人在成功注册争议商标后，正式通知其他各方停止在其商业关系中使用近似标识。

　　《商标审查指南》将上述影响因素与“恶意”认定的相关程度进行了区分，即分为特别相关与具有相关性。

　　而在我国现行《商标法》中内容中包含“恶意”这一表述的规定共有6条。包括商标抢注行为以及“不正当手段”的规定。我国法律规定与欧盟法律关于“恶意”的规定存在较多相同与不同之处。就相同指出而言，二者的判断标准均包括相似程度的判断、对知晓相似或者相同商标的要求以及对主观恶意的推定。

　　在不同之处上，首先，二者在评判标准上存在差异。中国《商标法》在2019年修订中，于第四条增加了“不以使用为目的”的恶意商标注册申请行为，在中国，当特定主体的商标申请行为被判断为上述规定所包括的几种情形时，会被直接认定为构成商标恶意申请注册，超越了影响因素的程度，可视为决定性因素;其次，二者在可适用恶意条款的程序角度上亦有不同。根据《欧盟商标条例》的规定，原告仅可将恶意作为欧盟商标无效的绝对理由，在向欧盟知识产权局提起的无效申请或侵权诉讼的反诉中予以主张，而不能在异议和驳回程序中予以主张，而根据中国《商标法》第三十三条的规定，异议人在提起异议时可援引与恶意认定有关的法条，如第四条、第十五条、第三十二条等等。因此，与欧盟商标申请注册制度相比，中国在商标审查和异议程序中均涉及恶意认定的问题，一方面，更为切合我国的实际情况;另一方面，更有益于培育健康、有序的商标申请注册环境。

　　四、经验启示

　　比较本案件中欧盟普通法院的认定以及欧盟《商标审查指南》的相关规定，不难发现，二者在恶意注册认定问题上，纳入认定标准的影响因素是互相重合的。包括：1、知晓在先相同/近似商标的使用;2、该商标注册的唯一目的是为了阻止第三方进入市场，和/或获取经济利益;3、争议商标的使用情况等。

　　另外，值得一提的是，在异议案件的标识近似判断中，欧盟知识产权局往往会认为汉字标识被视为线性图形，从视觉、发音、含义等方面而言，难以导致相关公众混淆。无效宣告案件中，相同的汉字部分可作为影响恶意认定的因素之一。尤其是当争议商标既包括汉字部分，还包括汉字的拼音发音对应英文字母时。

　　对此，经过对于本案的分析，可得到如下启示：一方面，对于在欧盟地区开展业务的中国企业，尽早地提交中文标识以及中文标识对应的英文标识(包括拼音、英译、经设计的英文名称等等)的商标注册申请固然十分重要，而当在欧盟地区不具有相关标识的在先商标权时，可通过主张其他合法权利如公司名称权的方式，结合实际使用证据，来证明抢注人的恶意，维护自身权利;另一方面，清楚的了解欧盟对于“恶意”的概念确定以及认定标准，在欧盟地区对中文商标的“弱保护性”情境下具有重要意义。正确的主张恶意条款是解决恶意注册问题的有效途径。最后，对于国内企业，正确了解欧盟关于恶意注册的法律规定与我国法律规定的差别，有助于更好的把握我国对于商标保护的发展方向，从而可以在企业的商标布局中更好的维护自身权益。