Inventus Power公司诉深圳安仕新能源有限公司侵犯商业秘密案

　　一、基本情况

　　司法辖区：美国

　　审理机关：美国伊利诺伊州北区地方法院

　　案件编号：No.20-cv-3375

　　案件类型：商业秘密

　　纠纷类型：侵权纠纷

　　重点产业：新能源

　　案件起始日期：2020年1月

　　案件决定时间：2021年5月18日

　　审理结果：原告胜诉

　　二、基本案情

（一）原告主张

　　原告Inventus Power, Inc.(“Inventus”)和ICC Electronics (Dongguan) Ltd.(“ICC”)( 以下简称“原告”)对被告深圳安仕新能源有限公司(以下简称“ACE”或“被告”)提起诉讼，其依据是《保护商业秘密法》，18 USC DTSA §§ 1836(b), 1839 (“DTSA”)和伊利诺伊州商业秘密法，765 ILCS 1065。原告主张被告窃取其商业秘密，违反了联邦商业秘密保护法和伊利诺伊州商业秘密法。请求法院发布临时限制令。

（二）被告主张

　　被告以以下理由请求法院驳回原告起诉：原告没有证明属人管辖;该法院不是便利的管辖地。

　　法院驳回了被告的请求。

（三）法院观点

1、举证责任

　　签发临时限制令的标准与临时禁令相同，由临时限制令请求人承担举证责任。即临时限制令请求人需证明：在诉讼期间，如果没有临时限制令救济，将遭受不可弥补的伤害;法律救济措施不充分;有合理的可能性胜诉。

2、关于法院管辖是否便利

　　(1)中国管辖是否充分、可及

　　法院认为，被告提供的证据是与民事诉讼法有关的内容，但没有任何专家证言说明中国民事诉讼法如何操作，也没有说明可管辖该案件的特定法院。这不能证明中国管辖是否充分和可及。

　　在本案中，原告是一个美国公司，总部在审理法院的辖区内，原告还提交了证据证明被告故意从法院辖区内窃取了商业秘密。但被告提供的证据未能证明中国能够在本案中充分地行使管辖权。

　　原告的证明是具有信服力，即中国法院目前无法处理此案，并且原告从来没有从中国法院收到过官方文件。法院还表明，虽然中国放宽了美国注射疫苗人群入境中国的规定，但这对本案的影响尚不明确。

　　(2)利益平衡

　　法院在本案中更多倾向于尊重原告选择的管辖法院。而且被告没有提供任何证据表明，有任何证据或者证人位于中国，也未能有效地反驳原告证人位于法院辖区的事实。

　　证人出庭的必备程序和成本也是需要考虑的。原告指出，在香港或者澳门的中国证人可通过远程方式，向美国法院作证。但美国的证人还需要到中国法院出席作证。

　　此外，原告声称的主要损失发生于审理法院的辖区内，因此审理法院在此具有提供相应的救济的便利条件。

（四）审理结果

　　法院支持了原告的诉求，颁发了临时限制令。禁止被告的管理人员、代理人、雇员、分销商和转售商以及律师，还有所有通过送达或其他方式收到本命令实际通知的与上述人员有关的人，在临时禁令后至少14天内，或在规则允许或各方同意的情况下延长临时禁令的任何期间内，不得实施下列行为：

　　(1)持有、获取、审查、使用、披露或以其他方式盗用原告的全部或部分文件、源代码和源代码库;

　　(2)在世界任何地方制造、提供销售、销售或以其他方式分销全部或部分基于改进使用(通过测试或其他方式)或以其他方式利用任何 原告的文档、源代码和源代码库开发的任何产品等。

　　三、法律分析

　　双方的纠纷仍在进行之中。在本案中，法院授予了原告临时限制令，要求被告不得拥有、获取、审查、使用、披露或以其他方式盗用原告的全部或部分文件，并应当归还所有此类文件。法院也驳回了被告关于管辖法院的主张，将继续审理本案。本案表明，在商业秘密侵权案件中，法院倾向于下达临时限制令，因为法院认为，不可挽回的损害是推定存在的，也认为其他法律救济是不充分的。以下是对本案的具体分析。

1、管辖和管辖便利

　　被告主张原告没有胜诉的可能性，因为其没有证明属人管辖，法院管辖不便利。被告强调，被指控窃取原告商业秘密的员工是在中国工作的中国公民，他们受雇于一家中国公司(ICC)，然后转到另一家中国公司(被告)任职。被告称，“几乎所有有关这一纠纷的证人和证据都可能在中国找到”。被告还指出，原告于2020年1月向被告发出的一封律师函“认为被告的行为违反了中国不公平竞争法”。此外，被告认为一个严重的问题在于，法院发布的命令是否可以对被告执行。被告有充分的理由认为，本案法院不方便行使管辖权，因为中国法院是审理双方争端的更合适的法院。但是被告在审理过程中未基于上述任何一个理由提出驳回动议，其案情摘要对适用规则或判例法几乎没有讨论。

　　基于以下原因，法院认为有合理的可能性既能确立属人管辖权，又能证明本法院管辖是方便的。原告已经进行了充分的论证，表明有可能确立对被告特定的属人管辖权。首先，有证据表明被告有意利用在伊利诺伊州开展业务的便利，如参加贸易展览在本区推销其电池产品。被告还运营着一个英文网站，向美国包括本区的客户推销其电池产品。通过类似的事实，法院认定为对被告享有管辖权。而且，被告的被控行为是有意针对源自本区原告公司的材料进行的。原告提出的证据表明，被告员工在为原告工作时，帮助被告大量下载了源自本区原告公司设施的文件，这些文件要么被放在员工访问的共享网络驱动器上，要么在员工的要求下通过电子邮件发给他们。原告诉称的损害至少部分源于被告的雇员(和原告的前雇员)，这些雇员有机会接触到原告声称被盗用的商业秘密。

　　关于法院管辖的便利性，如果被告决定提出异议，原告有合理的可能性驳回该动议。如果在28 U.S.C. § 1391(b) 规定中“引起索赔的大部分事件发生在该法院辖区“ 或 "如果没有任何地区可以提起诉讼……没有任何被告受法院个人管辖的司法区。"的情况下，法院的管辖地点是合适的。具体到本案中，原告的总部在本区，是商业秘密的发源地，并且据称受到了损害。

　　被告未能证明中国是一个适合的管辖区，未能证明原告在中国不会被剥夺所有的救济机会或者遭受不公正的对待。因此，法院没有必要在现在就平衡诉讼各方的利益，以确定管辖地是否适当。

2、商业秘密诉讼请求

　　被告争辩上述两部法律不适用于域外行为。法院认为，原告有可能证明联邦商业秘密保护法适用于域外商业秘密行为，但是伊利诺伊州法律无法适用于域外商业秘密侵权行为。

　　联邦商业秘密保护法18 U.S.C. § 1837.规定“适用于发生在美国境外的行为，如果罪犯是美国公民或永久居民的自然人，或根据美国或其州或政治分支的法律组织;或(2)促进犯罪的行为是在美国实施的"”。

　　法院同意原告的观点，即上文讨论的为支持管辖目的认定最低限度接触的相同行为，可能构成“促进”被告盗用商业秘密的行为。原告还提交了证据，证明被告在美国推销和销售据称被窃取商业秘密的电池产品。特别是在2019年7月初第一起大规模下载事件发生后的几个月，被告参加了在盐湖城举行的电池技术贸易展，推销和销售此类电池产品。被告的参展行为即构成了18 U.S.C. § 1827(2)所规定的“促进”行为。

　　法院推定伊利诺伊州法律不适用于境外行为，因为法律条文未能清楚地表明立法意图中有适用于境外行为的意思。

　　为了证明被告盗用了商业秘密，原告必须证明有关信息是：一，秘密的(即在行业中不为人所知);二，盗用的(即从中窃取而不是独立开发或从第三方获得);三，用于...被告的业务。

　　对于涉案的商业秘密不为公众所知的秘密性，被告没有反驳。

　　原告已经确定了被告所盗用的五类具体商业秘密：先进的小型和中型至大型电池组的平台技术;合规和测试技术;机械工程和制造技术;专有的商业战略信息;机密的人力资源信息。被告在诉讼中基本忽略了原告提供的关于他们寻求保护的商业秘密的细节。

　　被告没有对原告提供的关于这些雇员在离职为被告工作前不久还从ICC的服务器上下载了特定商业秘密材料的证据作出回应。

　　被告对侵权行为的主要辩护是，没有证据表明被告知道或指使原告前雇员做出这些行为，也没有证据表明被告与前雇员的行为之间有任何联系。但根据原告的证据，在原告的前员工离开原告公司为被告工作后不久，被告提交了三份实用专利申请，其中包含了原告的商业秘密信息，且该员工是唯一的发明人。原告还提供证据证明，其他离开公司前往被告处的原告员工在离开时参与了可疑的大规模下载。这些证据足以支持根据上级责任理论对被告施加责任，也就是说，被告作为这些员工的现雇主，应当对其雇员在促进其工作时的故意侵权行为负责。

　　原告通过不可避免的披露来证明了侵权行为成立，以及颁发临时限制令的正当性。被告申请的专利包含了原告的商业秘密信息;被诉带走原告商业秘密的员工后来加入了被告公司，其职位与他们在原告处的职位相似。这些事实进一步表明，被告正在或计划和原告在同一产品市场上竞争，并且被告并没有足够的证据表明它已经采取了任何行动来防止其员工泄露原告的商业秘密。

　　四、经验启示

　　在商业秘密侵权案件中，原告总部所在地法院倾向于其具有案件的管辖权。因为法院认为，其有责任审理本辖区内发生的商业秘密侵权案件，并且能够减轻证人的负担。如果要证明中国法院是有管辖权并能够提供全面保护，就需要提供以下证明材料。

　　一是专家证人，提供全面详细的法律意见，以证明为什么中国法院可以提供充分的救济、中国的证人到美国法院作证困难以及主要的证据位于中国。

　　二是法律研究成果和证据，以证明：中国是能够在本案中充分地行使管辖权;能为原告提供充分的救济，特别是世界范围内的禁令救济;中国法院具有良好的保护纪录。如果有条件，可以同时在中国提起反诉，以表明目前法院正在处理此案，并向原告送达中国法院的官方文件。

　　三是提供中国放宽了外国人来中国的规定，有利于作证。

　　四是提供法院接受要求证人以远程方式作证的证据，证明有多数或者若干证人在中国，而且他们可以通过网络或者远程的方式提供证言。

　　五是关于救济的充分性，提供已有的案例表明，中国法院所下达的证据、财产保全裁定使得商业秘密案件得到了法院的禁令救济。