彪马欧洲公司诉欧盟知识产权局商标异议案

　　一、基本情况

　　本案涉及Gemma集团所申请注册商标的异议程序以及相关判决。2013年2月14日，Gemma集团根据欧盟法规207/2009向EUIPO申请了如下图所示的欧盟商标注册，形同“跳跃的猫科动物”，属于1957年6月15日《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》的第7类，并与以下说明相对应：木材加工机器;铝加工机器;用于处理PVC的机器。该欧盟商标申请在2013年4月8日的第66/2013号共同体商标公告中发布。

　　2013年7月8日，彪马公司针对Gemma集团所申请注册商标向EUIPO提出异议，彪马公司针对Gemma集团的商标注册申请提出异议，异议依据为欧盟法规207/2009第8(5)条规定的“在先商标享有声誉”。该条异议理由，主要是用来异议相同或近似商标申请在不同的商品/服务之上。在先商标可以是在先的享有声誉的欧盟商标，或者是在先的在欧盟有关成员国内享有声誉的国家商标。异议人还应证明使用申请注册商标在无正当理由的情况下将不公平地利用或损害该在先商标的独特性或声誉。

　　2014年3月10日，EUIPO下的异议部门(以下简称“异议部门”)驳回了彪马公司的异议请求，认为出于经济的考虑，没有必要审查彪马公司提出的以证明该在先商标广泛使用和享有声誉的证据，并且对异议的审查基于在先商标“显著性增强”的前提下进行。异议部门的决定是，由于每种商品所涵盖的商品之间存在差异，相关公众将不会按照第207/2009号条例第8(5)条的要求在相关商标之间建立联系。

　　2014年5月7日，彪马公司对该异议决定不服，向欧盟知识产权局申诉委员会(以下简称“申诉委员会”)提起了申诉。申诉委员会驳回了申诉。之后，彪马公司提起诉讼。

　　二、基本案情

（一）一审程序

1、原告主张

　　2015年4月1日，彪马公司不服申诉委员会的决定，向欧盟普通法院提起诉讼，请求法院撤销该有争议的决定。彪马实质上提出了三项法律诉求：(1)申诉委员会拒绝有关在先商标享有声誉的证据，并不认为该在先商标享有声誉，这与EUIPO先前的决策惯例不一致，违反了法律确定性和良好行政原则(Right to sound administration);(2)申诉委员会审查了与在先商标有关的证据，但异议部门未进行过此类审查，违反第207/2009号条例第75条和第76条;(3)申诉委员会违反了欧盟法规207/2009第8(5)条。

2、被告主张

　　申诉委员会认为其不受先前决策惯例的约束，即不必考虑EUIPO先前作出的决定，因为这些决定中并没有提交有关在先商标声誉的证据。

3、一审法院观点

　　欧盟普通法院只审理了彪马公司的第一个法律诉求并认为，依据法律确定性及良好行政原则，EUIPO必须考虑到已经针对类似申请做出的决定，并谨慎地考虑是否应以相同的方式做出决定。申诉委员会有对其作出的决定陈述理由的义务，如果其不对原因作解释，就不能背离EUIPO的决策惯例。同时，法院援引了EUIPO曾作出的该在先商标享有声誉的三个决定，认为本案中EUIPO违背了法律确定性及良好行政原则，并未对其相反决定阐述相应理由。此外，法院认为，虽然申诉委员会拥有自由裁量权，可以自行决定是否接受补充证据或未及时提交的事实与证据，但申诉委员会应允许异议人提交在先商标享有声誉的补充证据(如果只是为了异议)，或者对其作出的相反决定进行明确的解释。

（二）二审程序

1、上诉人主张

　　在收到上述一审判决后，EUIPO于2016年11月7日提出上诉，请求撤销欧盟普通法院的判决，并由彪马公司支付诉讼费用。EUIPO认为欧盟普通法院违反了欧盟法规207/2009第76(1)条和良好行政原则，以及欧盟法规2868/95第50(1)条和欧盟法规207/2009第76(2)条。具体主张如下：(1)欧盟普通法院基于彪马公司“充分提出”的EUIPO曾经作出的三个裁决作为证明该案中在先商标享有声誉的证据，违反了欧盟法规207/2009第76(1)条规定以及良好行政原则，因为EUIPO先前宣布在先商标享有声誉的决定本身不能构成后续程序中该在先商标享有声誉的证据;(2)欧盟普通法院承认EUIPO的决策惯例的存在无视了“声誉”的概念和驳回理由的相对性质。在先商标是否享有声誉并不是静态的事实，相反其是EUIPO基于在先商标所有人提出的证据以及被异议人提出的反驳做出的个案决定;(3)EUIPO实质上认为，在不违反欧盟法规207/2009第76(1)条和良好行政原则的情况下，欧盟普通法院不能增设申诉委员会应接受彪马公司提交其在先商标享有声誉的补充证据的附属义务，这违反了EUIPO的自由裁量权;(4)根据欧盟法规2868/95第50(1)条和欧盟法规207/2009第76(2)条，申诉委员会可以不采纳彪马公司提交的有关先前商标享有声誉的补充证据。

2、被上诉人主张

　　在收到EUIPO提起的上诉后，彪马公司请求驳回上诉并由EUIPO支付诉讼费用，同时针对上述主张进行如下抗辩：(1)彪马公司提出的其在先商标享有声誉的三个决定是EUIPO曾经作出的最终裁决，本身就构成了在先商标享有声誉的宝贵和确凿的证据。此外，享有声誉是具有普遍影响的客观事实，唯一能够影响声誉的情况是时间的流逝，EUIPO对此没有提供任何分析;(2)欧盟普通法院将EUIPO先前作出的三项决定描述为“决策惯例”，这并不构成对“声誉”和诉讼对抗性质的误解，因为欧盟法律并没有授权EUIPO可以无视平等对待和良好行政的原则，不考虑其先前所作出的三个决定，也不用特别谨慎地考虑是否应以相同的方式决定彪马公司的在先商标享有声誉，或者至少让其提出动议以提交有关先前商标享有声誉的补充证据;(3)欧盟普通法院提出的程序性义务并不影响EUIPO的自由裁量权;(4)申诉委员会没有履行应采纳彪马公司提交的其在先商标享有声誉的补充证据的附属义务。

　　2018年6月28日，欧盟法院第二庭作出二审判决，认为原审法院判决认定事实没有错误，驳回EUIPO提起的上诉，并判定EUIPO支付诉讼费用，同时认定申诉委员会有义务根据良好行政原则，提供理由说明其认为EUIPO先前作出的三个认定彪马公司在先商标享有声誉的决定在本案中必须被不予考虑的理由，或要求彪马公司提交在先商标享有声誉的补充证据。

　　三、法律分析

（一）在先商标享有声誉是相对的商标异议理由

　　欧盟法规207/2009第8(5)条规定了异议人可提出在先商标享有声誉的异议理由，该异议主要是用来异议相同或近似商标申请在不同的商品/服务之上。异议人需证明异议商标与在先商标相同或相似，在先的欧盟商标或者在先的国家商标应当在欧盟或在欧盟有关成员国内享有声誉，以及使用所申请商标在无正当理由的情况下将不公平地利用或损害该在先商标的独特性或声誉。值得注意的是，本条异议理由要求的“享有声誉”并不等同于“驰名商标”，很多国家均采用此种“享有声誉”的低标准观点，认为没有必要严格按照《巴黎公约》中规定的各成员国对“驰名商标”的高标准保护。本案中，欧盟法院认为EUIPO先前认定在先商标享有声誉的决定能作为证明本案该在先商标享有声誉的证据，如果EUIPO决定采取与先前决定相左的观点，则应根据良好行政原则明确陈述理由。

　　不同于“不具备显著性”等绝对无效事由，在先商标享有声誉是相对的EUIPO驳回申请注册商标的理由之一。由于EUIPO在审查阶段并不主动审查”相对理由“，因此商标异议制度极其重要，在先商标的权利人可以通过异议程序，维护自己的权利。

（二）自由裁量权的行使不得违背良好行政原则

　　本案中，欧盟法院认为，申诉委员会若作出与自己先前作出的决定相左的认定时，应基于良好行政原则，要求在先商标权利人补充提交在先商标享有声誉的证据，或者对其相左的认定做出充分明确的说明。尽管相关欧盟法规规定了申诉委员会拥有自由裁置权可以自行决定是否采纳补充证据或迟交证据，但这一裁量权并非全无限制。申诉委员会自由裁量权的行使不得违背良好行政原则，即体现在本案中，申诉委员会不能以自由裁量为由免除其采纳补充证据或陈述理由等义务。当然，在EUIPO的对抗程序中，异议人及注册申请商标人还是应当注意遵守官方规定的期限并及时提交相关证据，以免招来法律上的不利后果。

　　四、经验启示

（一）积极商标异议，维护自身权益

　　本案简单叙述了在欧盟进行商标异议及后续诉讼的流程。异议人彪马公司先是针对Gemma集团所申请注册商标向EUIPO下辖的异议部门提出异议，EUIPO驳回了彪马公司的异议请求后，彪马公司对该异议决定不服，向EUIPO下辖的申诉委员会提起了申诉。申诉委员会驳回了申诉。彪马公司对该驳回申诉不服，又向欧盟普通法院起诉。EUIPO对欧盟普通法院判决支持彪马公司并撤销申诉委员会的驳回决定不服向欧盟法院提起上诉，欧盟法院认为欧盟普通法院认定事实没有错误，驳回上诉。由此可见，异议人彪马公司在第一次异议申请失败后并没有气馁，而是坚持不懈采取法律手段维护自身权益，最终获得了异议战的胜利。

　　中国企业应向彪马公司学习，在欧盟的商标异议战中，仔细分析研究相关法律规定，坚持不懈地积极异议，稳扎稳打地进行异议程序及相关诉讼，努力维护作为在先商标权利人的有关权益，相信最终的胜利必将指日可待。

（二）在先商标享有声誉是常用的商标异议理由

　　根据欧盟知识产权局公布的数据显示，2019年EUIPO共受理160,415件商标申请，其中中国申请人共有15,260件，占9.5%，位列欧盟商标申请量的年度前三。由此可见，中国企业积极在欧盟进行商业活动，而由于知识产权意识普遍提高，大部分中国企业会提前在欧盟或其成员国内进行商标注册。

　　《2019年中国申请人在欧盟商标异议情况及裁决简析》报告指出，2019年EUIPO共收到18684件商标异议申请，作出了6966件异议裁决决定，较18年的6721件上涨3.7%。欧盟商标异议裁决中涉及中国申请人的有719件，其中有132件涉及在先商标享有声誉的异议事由，占比14%，仅次于““在先商标与异议商标近似造成混淆可能性”的异议理由，是第二类常用的商标异议理由。

　　作为商标异议人，中国企业应充分准备，积极提供证据、论据以支持商标异议。对于常用的商标异议理由—在先商标享有声誉应加以重视。