诉一加科技WIFI标准专利侵权和解撤诉案

　　一、基本情况

　　2018年8月AMERICAN PATENTS LLC从另外一家著名的NPE即INTELLECTUAL VENTURES LLC收购多项美国专利，这些专利大部分涉及WIFI技术的IEEE 802.11n和802.11ac标准专利。实际上，AMERICAN PATENTS LLC获得的这些美国专利主要来源于美国电话电报公司(AT&T Mobility)、佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)和已经被甲骨文公司收购的太阳计算机系统公司(Sun Microsystems)。这些专利被收购后，AMERICAN PATENTS LLC就以迅雷不及掩耳之势即在一个月之后陆续针对多家智能电话生产厂家发出律师警告函寻求高额的专利许可使用费或者向德州东区法院直接提出专利侵权诉讼。

　　二、诉讼过程

(一)一审程序

　　本案的诉讼过程较为简单，仅仅涉及一审程序，并且仅在立案后的321天就以原告主动撤诉而终结。这里，需要区分主动撤诉(voluntary dismissal)与和解(settlement)之间的区别。一般而言，主动撤诉与和解背后通常都有原被告双方的协议(agreement)且发生在庭审程序(trial)之前，而两者不同之处在于，主动撤诉通常发生在马克曼听证会(Markman hearing)之前，而和解程序通常发生在Markman hearing之后。换句话说，主动撤诉一般比和解程序要早并且尚未经历被告的实质性答辩，并且主动撤诉通常也附带有和解协议。这里，主动撤诉包含voluntary dismissal with prejudice和voluntary dismissal without prejudice，前者一般是当事人双方已经达成最终的协议并且原告通常不被允许无新的理由再次起诉，而后者还允许原告以相同的理由再次提出诉讼。

1、原告主张

　　AMERICAN PATENTS LLC在其起诉状(Complaints)中提到的诉讼主张如下：

　　(1)主张一加科技的5T和6 family产品直接侵犯了其七项标准必要专利或非必要专利，分别涉及802.11n、802.11ac和LTE功能(US7088782、US7310304、US7706458)、涉及互联网流内容控制处理技术(US7373655、US7934090)、涉及预测文本输入及软键盘布局技术(US6004049、US6301626);

　　(2)主张一加科技教唆其终端用户间接侵犯了如上所述的七项标准必要专利或非必要专利。

2、被告主张

　　作为反制措施，被告以诉讼文件送达不正确(insufficiency of service of process)为由，基于Federal Rule of Civil Procedure(FRCP)12(b)(5)向法官提出撤销该诉讼的动议(motion to dismiss)。

　　另外，值得注意的是，从本案立案之日起直到最终的原告撤诉结案止，被告仅做出了程序上的抗争，而始终没有做出实质性抗争，例如答辩(answer)。

　　另外，关于涉及的无效程序，Juniper Networks, Inc.对US7,310,304提出了无效请求(结果：审理中)，Unified Patents, Inc.(Note：其未涉及上述23件专利侵权诉讼)对US6,301,626提出了无效请求(结果：部分无效)。其他5件涉案专利都没有接受过无效请求挑战。

　　从以上内容可以得出结论：原告American Patents LLC是有备而来，选择的7件美国专利都是精挑细选的，不仅在专利侵权诉讼中尚无败绩，而且在无效请求挑战中也没有经受实质性考验或损失。

（二）法院观点

　　本案及其他22件关联案中，虽然原告都提出了请求陪审团审理(JURY TRIAL DEMANDED)，但是目前这23件案件都没有经历过庭审(Trial)，更不要提陪审团审理事实问题的庭审方式(Jury Trail)。因此法院观点，特别是涉及专利有效性、是否侵权、赔偿额等诸多方面，目前来看不是很清楚。

（三）最终审理结果

　　本案的最终审理结果是原告主动撤诉(voluntary dismissal with prejudice)。

　　法律分析

　　在美国遇到专利许可费谈判、专利侵权诉讼、337调查案等涉及知识产权纠纷时，作为当事人的中国企业不必过于慌张，但是在做出企业抉择之前建议做到如下几个方面的“熟悉”，包括但不限于：

1、熟悉对手情况

　　简单来说，中国企业进入美国市场可能遇到的对手包括：同行业的竞争对手、专利蟑螂公司、潜在合作对象等。

　　第一，对于同行业的竞争对手，特别是那些与中国企业处于竞争关系的美国企业，其目的显而易见，即将那些可能威胁或者已经威胁到其在美国市场份额的中国企业统统从美国踢出去(kick out)。因此这样的美国对手更有可能采取例如向美国国际贸易委员会(United States International Trade Commission, USITC)提出337调查案，要求USITC针对中国企业涉嫌侵犯美国知识产权做出337调查并提出禁售令(Injunction)，其中大部分都是针对专利或商标侵权行为，少数调查还涉及版权、工业设计以及集成电路布图设计侵权行为等。另外，这样的美国对手在提出专利侵权诉讼时更有可能要求陪审团审理(Jury Trial)，并且即使提出和解(Settlement)也会漫天要价。另外，这样的美国对手还会在证据收集和开示阶段(Discovery)投入更多的人力物力。众所周知，在美国Discovery阶段不仅花费大、手段多，并且与国内的证据收集和开示相比在程序上和实质上有很多不同之处，例如Deposition、Interrogatories、Request to produce、Request for admission等。

　　第二，对于专利蟑螂公司(Patent Troll)，例如本次原告NPE公司American Patents LLC，这些公司是指手握大量专利但是没有实际制造、生产能力的公司，只以诉讼盈利。这些专利蟑螂公司凭借手里的专利，每年都在美国乃至全世界针对各大科技公司提出数目众多的专利诉讼。因此这样的美国对手实际上追求的是高额的专利许可使用费(Royalty)或和解协议费(Settlement)，而非将涉诉中国企业一棒子打死。因此，很多时候这些专利蟑螂公司都是等中国企业在美国市场做大做强后再择机向这些中国企业发出律师警告函。

　　第三，当然中国企业还可能面临的对手或者更加准确地说应该是伙伴的是，一些本领域或相关上下游产业领域的潜在合作对象。这样的例子举不胜举。例如，华为技术与高通公司、小米科技与瑞典爱立信公司、华为技术与苹果公司。这些企业各自都拥有成熟的技术、大量的专利支撑、熟悉各国法律的法务团队，并且实际上各自的专利都是我中有你、你中有我，构成了典型的交叉许可可能性。在这种情况下，如何以最小的代价(例如，和解、反垄断、交叉许可等)全身而退就成为摆在这些中国企业面前的一个课题。不过，在进行交叉许可时中国企业应当注意，应该本着交叉许可条件公平、无歧视原则，合理地争取权利，防止对方漫天要价。这就要求中国企业在谈判展开之前，主动地进行调研，了解市场行情，自行或者委托中介机构对涉及交叉许可或者要购买的专利进行分析评估，进行全方面的尽职调查，以获得最合理的专利授权条件。另外，对于一些自身研发实力较弱但又期望打入美国市场的中国中小企业，可能没有办法与欧美实力雄厚的企业签订专利交叉许可协议，此时可以尝试通过购买专利或者签署专利许可等方式继续参与市场经营。

2、熟悉应对策略

　　中国企业所采取的对应策略与上面提到的对手类型紧密相关。针对不同的对手、不同的情况、中国企业自身的实力和愿景，可以采取不同的应对策略。下面，笔者基于近几年亲身经历或者关注的几件案子，总结得出如下一些应对策略，包括但不限于：

　　第一，提出专利无效请求。当十分确定或者大概率确定对手是同行业的竞争对手，并且对手的本意是关闭进入美国市场的大门时，涉诉中国企业就应该第一时间积极应诉。如果是本案这样的专利侵权诉讼，最有效、最直接、最为釜底抽薪的方式就是提出专利无效请求。特别值得注意的是，美国司法体系与中国司法体系的不同之处在于，在中国只能向专利复审委员会提出专利无效请求，而在美国可以通过行政途径(向隶属于美国专利商标局(USPTO)的专利审判及上诉委员会(Patent Trial and Appeal Board，PTAB)提起无效)、司法途径(当专利权人向联邦地区法院提起专利侵权诉讼后，被控侵权人可以直接向审理侵权案件的法院提起无效)以及准司法途径(美国国际贸易委员会(ITC)可以基于专利权人的请求进行337调查，在此过程中，被申请人可以以专利权人主张权利的授权专利不具备可专利性条件应予以无效为由作为抗辩)提出专利无效请求。例如，在中国TCL集团反击爱立信公司专利侵权诉讼一案中，2020年4月14日，美国联邦巡回法院(the United States Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC)裁定，爱立信(瑞典爱立信通讯有限公司)在德克萨斯州东部地区诉TCL(中国TCL科技集团股份有限公司)专利侵权案中最后一项电脑安全专利无效，法院随之撤销了对爱立信的1.1亿美元专利赔偿。在这个专利侵权诉讼中，爱立信一同使用了5件美国专利来起诉TCL集团，但是TCL律师团队在仔细分析之后，不仅向PTAB提出无效请求并以不具备新颖性、创造性成功地无效掉5件美国专利中的4件，而且还向美国联邦地方法院提出无效侵权并通过上诉CAFC以抽象概念不构成技术方案(违反美国专利法第101条规定)为由成功地无效掉最后一件专利。这里，笔者特别提醒中国企业注意的一点是，涉及计算机技术、通信技术的软件发明，以违反A101条规定向法院提出无效请求是一种值得尝试的反击手段。这是因为，一方面该技术领域的专利权人通常为了能够获得最大保护范围而过分上位很多技术特征而造成整体技术方案抽象化，另一方面软件发明本身就容易受到是否构成技术方案的严格审查，即是否仅构成智力活动而非技术方案的认定。

　　第二，选择提交转移法院的动议(Motion to Transfer case venues，具体见美国FRCP，Rule 12(b))来规避有利于专利蟑螂NPE的法院。如上所述，专利蟑螂公司通常追求的是将高额的专利许可使用费作为和解条款，因此在美国，这些专利蟑螂公司普遍选择一些倾向于保护专利权人且审理速度快的法院发起侵权诉讼，这样他们能够尽可能快地获得侵权赔偿。例如，本案当中的美国德州东区法院便是专利蟑螂公司非常喜欢的法院之一，另外德州西区法院和特拉华州地区法院近年来也受理了很多由专利蟑螂公司发起的专利侵权诉讼，这是因为这些法院往往将马克曼听证会(Markman Hearing)和简易判决(Summary Judgment)推迟到证据开示(Discovery)阶段之后进行，因此在诉讼的早期阶段，被告(通常为中国企业)较难估测出案件的走势情况，再加上Discovery程序本身不仅繁琐而且花费非常高，如果被告非常担心诉讼费用高昂并且诉讼风险难以评估时，则作为原告的这些专利蟑螂公司就更容易说服被告接受原告开出的和解条件以达成和解。因此，作为被告的中国企业可以根据美国FRCP的相关规定，在管辖权(Jurisdiction)和审理法院(Venue)方面提出规避在有利于专利蟑螂公司的法院进行诉讼。在美国司法系统中，确定管辖权和审理法院通常包括属人管辖权(Personal Jurisdiction，PJ、)、标的物管辖权(Subject Matter Jurisdiction，SMJ)、和审判地法院(Venue)三个方面来确定。建议中国企业更多地从Venue角度来做文章，例如基于Forum Non Conveniens原则提出提交转移法院的动议(Motion to Transfer)。具体的，可以利用“首次提告原则”，该原则规定两个联邦法院审理本质相似案件时，后提告法院可以拒绝受理案件或转移法院。当中国企业收到专利蟑螂公司发来的律师函后，可以先在有利于自己的法院提起专利无效诉讼，日后该专利蟑螂公司再次起诉侵权时，涉诉中国企业可根据“首次提告原则”要求侵权诉讼转到前法院或更适合双方的法院。另外，与这些专利蟑螂公司的谈判，不仅涉及技术方面的谈判，更多地还涉及商业方面的考虑，因此所聘请的律师团队应该包含精通这种业务的律师，以便在谈判过程中更加游刃有余。

　　第三，掌握核心技术并且积累一定数目的专利。面对可能成为伙伴的竞争对手或商业伙伴的情况下，掌握核心技术才能使得中国企业立于不败之地。例如，可以通过交叉许可的方式获得与竞争对手的商业合作。近年来，中国企业连续在多起美国337调查案获胜，包括美国Universal Electronics Inc.公司针对TCL集团的电视产品之遥控相关技术提出的337调查案;美国Global foundries公司针对中国海信集团、联想集团和深圳万普拉斯科技有限公司向美国出口和在美销售的半导体设备及其下游产品的337调查案;美国钢铁公司针对中国宝钢、首钢、武钢等中国钢铁企业向美国出口的碳钢与合金钢产品的337调查案;还是美国道通智能公司(即中国深圳市道通科技股份有限公司在美国子公司)申请对大疆公司的无人机展开的337调查案，都是由于中国相关企业掌握了核心技术，无论是专利还是研究方法，都是自己的这一事实，使得美国国际贸易委员会做出针对中国相关公司的337调查终裁：不会发布禁令。

3、熟悉得失取舍

　　当然，值得中国企业注意的是，在美国遇到专利侵权诉讼仍是一件耗时耗力的事情。在制定应对策略时，应该权衡多个方面的因素。学会以退为进，习惯有得有失。另外，如上所述，律师团队的构成也要多样化，既有熟悉技术懂得相关国家司法程序的专利律师，又要有熟悉民商事特别是谈判技巧的民事律师，最好还要有精通经济的经济师和精算师。律师团队一起计算出最为稳妥、代价最小的诉讼策略是十分重要的。这里，主要的考量因素包括但不限于：对手专利的有效性及稳定程度、对手开价的许可费高低及附加条件、进口产品的重要程度、进行规避设计的可能性高低、交叉许可的可能性高低等等。在这个方面，中国小米公司就走在了前面，近年来，小米公司先后与多家国外企业购买并签署了多项交叉许可协议，包括小米与爱立信签署的全球专利许可协议、从诺基亚购买外加交叉许可授权大量专利、以及向美国微软公司购买超过1500余件专利等。通过这些举措，使得小米以一定的代价，用最为快速、稳妥的方式进入了美国等海外市场，由此为后续放心大胆地拓展这些海外市场提供了“贴心的专利保护”。