破产案件中商标转让纠纷法院管辖消极冲突案
一、基本情况
（一）案例信息
司法辖区：罗马尼亚
审理机关：罗马尼亚高级上诉法院
案件编号：民事二庭裁定第265号
纠纷类型：案件管辖权纠纷
判决日期：2022年 2 月 8 日
审理结果：判决由知识产权法院对案件进行审理
（二）涉案知识产权信息
商标一：
商标：TREI STEJARI及图
申请号：046838
注册号：033845
申请日：1997-11-11
注册日：1999-10-06
状态：正常注册
商标申请人：SC BERE TREI STEJARI SA
商标所有人：SC APPELLO BRANDS SRL
类别及商品/服务：
32 啤酒
35 商务贸易、进出口、广告、广告。
39 装瓶啤酒，啤酒储存和运输。
商标二：
商标：TREI STEJARI及图
申请号：M 2000 00423
注册号：040855
申请日：2000-01-31
注册日：2000-11-14
状态：正常注册
商标申请人：SC BERE TREI STEJARI SA
商标所有人：SC APPELLO BRANDS SRL
类别及商品/服务：
32 啤酒
35 商务贸易、进出口、广告、广告。
39 装瓶啤酒，啤酒储存和运输。
商标三：
商标：TREI STEJARI BALEA及图
申请号：046837
注册号：033844
申请日：1997-11-11
注册日：1999-10-06
状态：已无效
商标申请人：SC BERE TREI STEJARI SA
商标所有人：SC BERE TREI STEJARI SA
类别及商品/服务：
32 啤酒
35 商务贸易、进出口、广告、广告。
39 装瓶啤酒，啤酒储存和运输。
（三）涉案当事人信息
原告：A.S.A.
被告：B.S.R.L. O.S.I.M.
二、基本案情
(一)案件事实
原告A.S.A.根据《民事诉讼法》规定，向布加勒斯特法院提起诉讼，要求认定被告B.S.R.L.O.S.I.M.和C.S.A.关于两件“TREI STEJAR及图”商标(商标注册号为第033845号和第040855 号)从原所有人C.S.A.转让给B.S.R.L.的转让行为无效。申请人提出，直到2019年，C.S.A.是商标第033845 号和第040855 号的所有人，也是第033844号商标“TREI STEJARI BALEA及图”的所有人，这三件商标应属于注册在相同或类似商品/服务上的近似商标。2019年2月，被告C.S.A.将第033845 号和第040855 号商标转让给B.S.R.L.但第033844号商标仍保留在C.S.A.名下。根据《商标和地理标志法》第84/1998号 第41条第4款的规定，“属于同一所有人并用于相同或类似商品或服务的相同或近似商标，仅能作为整体全部转让，而且只能转让给一个主体，否则转让行为无效”，而该转让行为违反了该法的规定，所以，在B.S.R.L.和C.S.A.之间的转让行为应无效。
该起诉于2020年3月24日被记录在布加勒斯特法院第五民事庭第x/3/2019案号下，后法院将该起诉分割为新的案件，案号为x/3/2020号。
被告B.S.R.L.对于原告提起的诉讼请求，提出主张，认为布勒斯特法院第五民事庭对此案缺乏地域和职能上的管辖权。
布加勒斯特法院第五民事庭于2020年11月11日作出第1464号民事判决，认为商标转让合同，属于第85/2006号《破产法》第116条及其他条款规定的破产程序中直接出售程序的内容，也属于2019年1月1日至2月28日期间清算人对处于破产程序中债务人C.S.R.L.采取的措施。对第x/3/2020号案件中司法清算人采取的商标转让提起的无效，属于《破产法》第11条第1款第i)项所规定的通过提起无效申请对清算措施的反对行为。所以认定第五民事庭在解决原告A.S.A.与被告B.S.R.L.C.S.A.的案件上缺乏职能管辖权，该案应转由锡比乌法院第二民事庭(Sibiu Tribunal, Second Civil Sectionj)审理。法院认为，C.S.A.的破产案件(编号为x/85/2012)正在锡比乌法院二庭待审，在此案中，针对商标转让的无效申请将得到审理。
锡比乌法院第二民事、行政和财政庭在2021年10月27日作出第392/C号民事判决，认为该院对本案的审理也缺乏职能管辖权。法院认为，有关破产程序的第85/2006号法令第11条明确列出了在与破产程序有关的申请相关的管辖和法院权限。根据《民事诉讼法》第120条规定，破产或预防性安排性质的申请完全属于债务人所在地区法院的专属管辖。而且在本案中，法院被请求宣告商标转让行为无效，事实上，商标转让行为无效是基于违反了《商标和地理标志法》第84/1998号规定的特别规定，而这不属于该法院的审理范围。所以，锡比乌法院以该案件不属于本法院职能管辖范围内的案件、也缺乏职能管理权，相应的，本案管辖权发生了消极冲突，申请将案件提交罗马尼亚高等上诉法院第二民事庭、由管辖权监管机构作出判决。
（二）适用法律规则
有关本案是基于《破产法》的规定，属于破产法院管辖的案件，还是基于《商标和地理标志法》的规定，属于知识产权专门法院管辖的案件。
罗马尼亚高等法院认为，原告是根据《商标和地理标志法》第84/1998号法律第一条规定的无效理由向法院提起诉讼。原告主张商标转让行为无效，也是因为该转让行为违反了《商标和地理标志法》第84/1998法令第41条第4款的规定。虽然商标转让行为确实是由司法清算人在破产程序中为清算债务人的资产而作出的，但这种情况不足以赋予破产法院在解决商标转让诉讼方面的管辖权，《破产法》第85/2006号不适用于本商标转让诉讼。
破产程序是一种特殊程序，其特点是速度快，其目的是保护债务人的遗产的完整性，及提高债务人资产的利用效率，避免资产因欺诈性行为而减少，以便在更大程度上清偿债权人的债权。破产程序的重要性和特殊性决定了管辖权规则的确立，这些规则不同于普通法的规则。根据《破产法》第85/2006号法令第11条第2段的规定，破产法院的职责涉及法律没有穷尽规定的对管理人/清算人活动的司法权限，以及与破产程序有关的司法性质的审判和请求，也就是“与破产程序有关具有司法性质的诉讼和债权”，涉及破产程序中下令采取的措施所产生的其他程序，这些措施包括对参与人在程序开始后作出的行为、交易和付款的管控。但另一方面，这一规定也有限制性，因为破产法院无权解决某些超出破产程序的请求或诉讼，例如实现债权的诉讼、根据普通法确定某些行为无效的诉讼等，这些问题在《破产法》中都没有明确规定。
也正如此，高等法院认为原告提起第033845号和第040855号商标转让合同的无效事由，仅主张质疑应遵守相同或近似商标的转让规则，而没有明示或默示地质疑司法清算人根据破产文件第X/85/2012号下令采取的措施不当，商标无效理由也没有提及违反《破产法》的规定，所以，该诉讼毫无疑问具有知识产权领域争议的性质，而不是破产管辖法院应依法管辖的诉讼的性质。
（三）判决结果
罗马尼亚高等上诉法院作出判决，认定原告提起的商标转让无效申请案件，由专门负责知识产权案件的布加勒斯特法院第五民事庭、而不是审理破产案件的法院审理。
三、法律分析
本案是涉及破产程序中商标转让行为的效力以及法院管辖，涉及罗马尼亚《破产法》和《商标及地理标志法》的适用，也涉及审理破产案件的法院以及专门审理知识产权案件的法院及上一级高等上诉法院。
从程序上，对于商标权在破产清算程序中发生的商标出售及相应的商标转让行为来说，对于程序及依《破产法》做出的商标转让的处理措施，案件的原被告方及涉案法院并没有争议。本案的争议焦点在于，对于破产程序中因对债务人财产的处理导致的商标转让行为，因违反《商标和地理标志法》规定提起的无效诉讼案件，应由哪个法院处理，是由处理破产案件的法院处理，还是转由专门处理知识产权案件的法院审理。在两个法院都认为不属于该院管辖范围时，出现了管辖权的消极冲突。
从实体上，本案商标转让行为无效的原因，是罗马尼亚《商标和地理标志法》规定，商标转让时，同一主体在相同或类似商品/服务上的相同或近似商标，必须一并办理转让，且只能转让给同一主体。而根据本案情况，原告引证的第三个未予转让的商标，确实与两个根据破产清算程序确定转让的商标，构成了相同或类似商品上的近似商标，所以，第三件商标未予转让，直接导致前面两件商标的转让难以完成。事实上，中国《商标法》也有类似规定，如果相同近似商标未一并办理转让，则转让不能完成备案，相应的商标权属不能发生移转。
事实上，因商标权属于无形财产权，其权属的变更，需要履行特定的登记或备案手续，也就是在商标主管机关的记录里对商标所有人的信息进行变更，并发放相应的证明文件，在此之前，商标主管机关还需要对转让文书是否合格、转让内容本身是否合法进行审查，这些事项与破产清算性质完全不同。由知识产权专属法院审理相应的商标转让争议，一方面法官对于相关商标法律的规定更为熟悉，另一方面，也更利于后续与商标主管机关的衔接和配合。
四、经验启示
本案是涉及破产清算时商标权的处置，从商标购买者的角度来说，通过拍卖程序获得了涉案两件商标的权利，却因为忽略了根据罗马尼亚法律，相同近似商标必须一并转让的规定，导致转让不能顺利完成。
对于中国企业而言，涉及境外办理商标收购或转让时，特别是涉及金额较大、或商标很重要的情况，在购买行为发生之前，需进行详尽深入的尽职调查。调查的内容包括：
1.相关商标的有效性，包括准确状态，例如处理申请过程中、还是已注册甚至是已失效等;
2.相关商标权利的完整性，例如是否存在权属争议、是否有许可他人使用的情况以及具体许可的内容、是否有其他共同权利人、商标权是否有质押、冻结的情况等等。
3.相关商标的存续是否稳定，是否存在可能威胁商标存续的案件，如被提起的无效、撤销等。
4.基于相关商标，是否有对他人提起的侵权纠纷、或相关的商标确权纠纷，如对他人商标提起的异议、无效等。
5.根据商标所属国家或地区的法律要求，是否有相同或类似商品上的近似商标需一并转让的规定。
6.根据商标所属国家或地区的法律要求，完成商标权利转让需要进行的转让申请文件或备案程序等等。
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