Carku与NOCO的专利侵权及无效案件

　　一、基本情况

　　卡儿酷(下文中称为Carku)，是汽车多功能应急启动电源解决方案供应商，2011年成立于深圳，主要为客户提供便携式电池启动器。在海外，便携式电池启动器被称呼为Jump Starters。通常来说，在长时间不启动或者在非常寒冷的天气下，汽车电池可能会电量流失，导致无法启动汽车发动机，因此用户可能需要这种便携式电池启动器为汽车提供启动电源。近年来，美国已经成为便携式电池启动器的单一最大市场。NOCO是一家成立于美国俄亥俄州的公司，在便携式电池启动器领域有大约50件有效专利。

　　2022年，Carku向英国高等法院提出了申请，请求撤销NOCO的英国专利GB2527858B的专利权;并声称NOCO向亚马逊进行了通信，可能导致亚马逊从其网站上撤下Carku的分销商在那里销售的产品，根据1977年《专利法》第70条，NOCO对亚马逊进行的通信是可起诉的专利侵权威胁。

　　涉案专利的权利要求1的技术方案是：

　　“一种用于起动车辆发动机的装置，包括：

　　内部电源;

　　具有正负极性输出的输出端口;

　　车辆电池隔离传感器，与所述正极性和负极性输出连接在电路中，被配置为检测连接在所述正极性和负极性输出之间的车辆电池的存在;

　　反极性传感器与所述正极性和负极性输出连接在电路中，用于检测连接在所述正极性和负极性输出之间的车辆电池的极性;

　　连接在所述内部电源和所述输出端口之间的功率FET开关;和

　　微控制器，被配置为接收来自所述车辆隔离传感器和所述反极性传感器的输入信号，并向所述功率FET开关提供输出信号，使得所述功率FET开关被打开以将所述内部电源连接到所述输出端口; 响应来自所述传感器的信号，指示在所述输出端口处存在车辆电池以及所述车辆电池的正极和负极端子与所述正极和负极输出的正确极性连接。”

　　二、基本案情

（一）GB2527858B的专利权是否有效以及Carku的产品是否侵权

       Carku为了达到无效GB2527858B的目的提供了三份技术证据，分别是：证据1，美国专利US20040130298A1;证据2，美国专利US20130154543A1，证据3，一本由Projecta公司制作的入门手册。Carku提供了一名专家证人：里基茨教授。

　　NOCO否认该专利无效，并声称Carku侵权。NOCO 提供了一名专家证人：米切森教授。

　　在一场听证会上，法官先是论证了双方专家证人的证言效力。

　　Carku质疑米切森教授在该行业的直接经验不足以及对于创造性的理解不足。法官采纳了Carku的观点，认为米切森教授的书面报告并没有清楚说明NOCO的权利要求中的内容为什么不是显而易见的。米切森教授在书面报告中写明了现有技术中显而易见的东西，但没有明确指出为什么有必要改进现有技术以使权利要求1的技术方案达到出乎意料的技术效果。

　　NOCO攻击Carku的专家证人里基茨教授曾经看到过现有技术文件，因此里基茨教授可能犯了“事后诸葛亮”的错误。法官认为，虽然里基茨教授自己也承认曾经见到过现有技术文件，但是NOCO的一些解释观点显然是里基茨教授没有预料到的;因此法官认为，里基茨教授的证言虽然效力减弱，但并非完全不可信。

　　法官认为，权利要求1的技术方案的关键技术在于“车辆电池隔离传感器”和“反极性传感器”。在这个技术方案中，车辆电池隔离传感器是为了确保便携式电池启动器的两个极性输入、输出端口连接到了车辆电池上，反极性传感器是为了确保这两个极性输入、输出端口没有反接到车辆电池;另外，权利要求1的技术方案中还有一个技术点 “FET开关”。

　　法官认为，本领域普通技术人员普遍能够观察到便携式电池启动器在使用过程中，可能会出现的两种安全问题：①短路：如果电池启动器没有接触到汽车电源，就开始工作，那么电池启动器产生的电流将与汽车发动机缸体作用而产生的强大的电感，对用户、汽车电池造成伤害;②反向极性：如果电路接反，就开始了工作，那么也可能会对用户和汽车电池造成伤害。因此，本领域普通技术人员在涉案专利的申请日以前就有动机去设计一种能够解决上述两种安全问题的便携式电池启动器。

　　法官经过调查发现，市面上早就有诸多产品具有检测反向极性的能力，并能够区分几乎完全耗尽电能的车载电池和健康电池(本质上也就实现了隔离传感器的功能)。本领域技术人员有动机将之与之前的电池启动器进行结合，因此涉案专利的专利权很可能是无效的。

　　关于Carku的产品是否侵权，法官注意到Carku的大多数产品都不具备涉案专利的权利要求1的技术方案中具有的技术特征“FET开关”，Carku的产品大多数使用的开关是继电器。

　　NOCO方面称在该技术情境下“继电器”和“FET开关”可以认定为是等同的;即FET开关在应急启动电源应用场景下所具有的微弱优势，对于整个发明而言是不重要的，虽然发明书中提到了继电器，但是主要是为了说明背景技术的技术方案。

　　Carku方面称，既然NOCO明知继电器方案在本质上与FET开关的方案没有不同，却在权利要求书中特意只选择了其中一个，也就等于放弃了另一个技术方案。

　　最终法官裁定：由于大部分Carku的产品使用的开关是继电器开关，因此即便涉案专利有效，这部分产品也并不侵权。

（二）NOCO与亚马逊的通信是否构成对亚马逊的侵权威胁

       这是本案的另一个争议焦点。亚马逊有一个“亚马逊知识产权政策”，致力于为知识产权持有人提供保护和保障措施。根据这项政策，任何知识产权的所有者都可以通过其网站使用“侵权表格” 向亚马逊提出投诉。2020年1月至7月间，NOCO通过 “侵权表格”对相关的Carku产品进行了多次投诉。NOCO的“侵权表格”中提供了如下信息：a)知识产权的类型;b)市场(即国家);c)侵权的ASINs(亚马逊标准识别号);d)专利号;e)专利类型(即既拥有外观设计专利又拥有实用专利的国家);和f)品牌名称;NOCO还对亚马逊发出通知：这些ASINs侵犯了GB2527858的专利权，请把这些ASINs撤下。由于Noco发出的通知，亚马逊公司将一些Carku的产品从交易平台上撤下。

　　Carku提出，NOCO行使专利权的目的是控制第三方的竞争。Carku还指出了NOCO和Carku作为竞争对手的地位，两者都通过亚马逊英国网站销售产品。当Carku的产品停止销售时，NOCO能够从中受益。

　　而NOCO则陈述了亚马逊选择将通知产品下架的原因。在NOCO的意见书中，亚马逊是抱着以客户为中心的态度来对待知识产权侵权的。NOCO指出了亚马逊知识产权政策中的几句话(例如:“亚马逊致力于为客户提供地球上最广泛的商品选择，并创造令人惊叹的客户体验。亚马逊不允许侵犯品牌或其他权利所有者知识产权的商品上市”)和亚马逊的“品牌保护报告”，阐述了亚马逊的打假努力;NOCO认为亚马逊将自己视为知识产权的仲裁者和执行者，而不是潜在的侵权者和被告。因此，NOCO认为自己通过侵权表格形式向亚马逊发出的通知并不应当被视为威胁，而是“为其网站实现零知识产权侵权的以客户为中心的目标提供了一点便利”。

　　法官经过调查后指出：NOCO 对亚马逊发出的相关的通讯主张专利权的存在，主张Carku侵犯了自己的权利，并呼吁采取行动终止所谓的侵权行为，这种行动一般会被认为是典型的“侵权威胁”。NOCO如果打算用亚马逊的知识产权政策来为自己辩解，就同时必须证明，亚马逊在回应任何专利侵权主张时会自动撤销平台上的产品，而不考虑亚马逊自己的法律立场——在这种情况下才能说明亚马逊并不觉得自己受到法律诉讼的威胁，因为亚马逊对相关专利侵权主张做出的回应是由自己的政策预先决定的。法官根据亚马逊只驳回了NOCO对Carku的30%投诉的事实，认定亚马逊一定是在受到侵权威胁的情况下做出了权衡。

　　最终，法官得出结论：NOCO与亚马逊的通信，是“如果亚马逊不将Carku的产品摘牌，则将对亚马逊提起专利侵权诉讼”的侵权威胁。

　　三、法律分析

（一）何为知识产权侵权威胁之诉

　　我们可以认为，Carku发起的是知识产权侵权威胁之诉，这是指正在或者准备实施某种涉嫌侵犯他人知识产权行为的人，受到知识产权权利人发出的侵权警告，或者未受警告但对是否侵害他人知识产权存有疑虑，并以合理方式向权利人提供了相关的技术资料和信息请求确认不构成或者不会构成侵权未果的，为结束或者避免侵权争议，减少损失，而主动向法院起诉，请求确认不侵犯权利人知识产权，乃至对因受权利人警告而遭受的损害请求赔偿而引发的诉讼。

（二）英国的专利无效制度

       Carku还向英国法院直接提起了专利无效程序。在英国，专利无效的请求可以向英国知识产权局或法院提出。对于法院系统而言，仅有高等法院专利法庭、知识产权企业法庭可以受理该请求。英国知识产权局在专利无效案件中具有与高等法院法官相同的取证及证据调查的权力。

　　法院在处理专利无效时，可以发布知识产权局局长已经发布过的任何命令，或者行使专利局局长行使过的其他权力。如果专利无效案件由法院受理，在审理过程中，绝对禁止未经法院许可即向专利局局长另行提起相关专利的无效宣告请求。专利侵权案的被告若提出专利无效抗辩，可直接在审理专利侵权案的一审专利法庭或知识产权企业法庭一并解决，该审理法庭有权宣告专利无效，判决之后通知英国知识产权局即可。

　　若申请人不服英国知识产权局关于无效问题的裁定，可以向专利法庭起诉;依旧不服专利法庭的裁决时，可向高等法院大法官庭、上诉法院民事庭上诉。

（三）该案中大部分Carku的产品不侵犯N

       在大部分情况下判断两个技术特征构成等同特征，必须同时满足技术手段、功能和效果基本相同，并且这两个技术特征之间的替换是容易联想到这四个条件，任一条件不满足，则不构成等同特征。

　　捐献原则：指专利权人在专利说明书中公开了某个技术方案，但没有将其纳入权利要求的保护范围，则该技术方案应被视为捐献给了公众，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。

（四）英国法院关于通过在线知识产权投诉门户网站进行所谓侵权威胁的判例

​​​​​​​       英国专利法第70条是判定侵权威胁的基础，其对“侵权威胁诉讼”的定义如下:

　　“(1)如果处于接收人位置的合理人士能够从通信中了解到下述内容，则通信包含“侵权诉讼威胁”

　　(a)专利存在，并且

　　(b)一个人打算对另一个人提起诉讼(无论是在联合王国的法院还是在其他地方的法院)，控告其基于 (i)在联合王国或 (ii)如果在联合王国实施，将在联合王国实施的行为是专利侵权的。

　　(2)在本节和第70C节中对“收件人”的提及，在针对公众或部分公众的通信中，包括对通信对象的提及。”

　　在本案中，NOCO承认在有关Carku产品方面使用了亚马逊的知识产权程序对亚马逊陈述了专利的存在，但辩称向亚马逊英国发送的通知不构成“侵权诉讼威胁”。

　　亚马逊平台一直都有提供侵犯知识产权的报告机制。如果有人认为在亚马逊提供了侵犯专利权的商品，可以通过表单提供专利权信息和商品信息进行投诉。如果亚马逊确定这些产品可能侵权，则会下架商品。

　　在本案中，法官引用了ebay的案例。ebay提供了一个名为VeRO的项目，这是一个旨在帮助知识产权所有者维护自己权利的项目。ebay网站上显示VeRO表示已验证的权利所有者，还显示该计划显然包括代表各种知识产权类型的超过10,000家公司和个人。VeRO旨在另ebay迅速做出反应，下架权利人投诉的产品，因为根据VeRO计划的侵权通知，这些产品涉嫌侵权。”但是，ebay和VeRO并不核实侵权指控，因为它们并不是司法机构，其没有资格这样做。在被引用的这个案例中，虽然ebay方面当时承认自己在处理投诉并下架的整个过程中并不会害怕自己被起诉专利侵权，法院还是认定投诉者发给ebay的通知构成了侵权威胁。

　　基于上述案例的判决结果，并且综合考虑亚马逊在接到通知到下架部分商品下架之间的纠结过程甚于ebay，法官认为NOCO对亚马逊进行的通信构成了可投诉的侵权威胁。

　　四、经验启示

（一）企业在遇到类似侵权投诉，要积极回应

​​​​​​​       如果不回复，像亚马逊这样的平台就认定侵权成立，可能会立即下架商品，这对卖家来说将会产生巨大的经济损失。因此必须通过积极的回应防止平台下架商品，争取与竞争对手的沟通时间。

（二）根据竞争对手的目的，优化纠纷解决方式

       ​​​​​​​通过积极沟通，卖家要知道专利所有人/竞争对手向平台发起投诉的真实目的，确实就是要下架产品，还是只想“敲诈”一笔和解费。在Carku和NOCO这种长期存在竞争关系和专利纠纷的情况下，Carku在充分把握证据时，主动发起了诉讼，并且也取得了阶段性的胜利。但是，综合考虑，律师费、诉讼费、时间损耗、和解费等，企业还是可以根据专利所有人的目的来尽量找出对自己利益最大化的方式。

（三）积极评估投诉者/竞争对手的专利的质量

       当不幸出现投诉时，可以尽可能对投诉者的专利进行专利无效性检索，只要能够找到充足的证据材料、充分公开证据的细节并详细说明理由，就有与投诉者和解的可能。

（四）进军海外市场前，加强知识产权布局

       ​​​​​​​提升企业的创新研发能力，加强海外知识产权布局，通过建立专利组合形成防御性技术壁垒，提高在纠纷中和解或交叉许可的谈判力和议价力;同时在出海前也需做好专利风险排查工作，提前对现有技术进行检索和分析，对于风险专利进行技术规避或许可交易谈判。

　　附录一：涉案知识产权的信息

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