一、美国337调查简介
近年来,中国企业在美的知识产权纠纷呈现愈演愈烈的态势。美国337调查已成为继反倾销之后中国产品出口美国需面对的又一重大问题。中国已取代日本、韩国,成为遭受美国337调查最多的国家,尤其是2017年至2020年,每年涉诉美国337调查的中国企业涉案比例均在37%以上,涉案企业数量均在19家以上。

美国337调查是根据美国《1930年关税法》的规定,美国国际贸易委员会(International Trade Commission,ITC)可以对进口贸易中的不公平行为发起调查并采取制裁措施,具体为针对进口贸易中的知识产权侵权行为以及其他不公平竞争行为开展调查,裁决是否侵权及有必要采取救济措施的一项准司法程序。由于其所依据的是《1930年关税法》第337节的规定,因此,此类调查一般称为“337调查”。
(一)337调查的主管机构
ITC是美国国内一个独立的、准司法联邦机构,拥有对与贸易有关事务的广泛调查权。其职能主要包括:以知识产权为基础的进口调查,并采取制裁措施;产业及经济分析;反倾销和反补贴调查中的国内产业损害调查;保障措施调查;贸易信息服务;贸易政策支持;维护美国海关税则。
(二)相关法律规则
涉及侵犯美国知识产权的337调查案件85%以上是针对专利侵权行为,少数调查涉及注册商标侵权、版权侵权、集成电路布图设计侵权和外观设计侵权等行为。其他不公平竞争案件的类型包括普通法商标侵权、虚假指定原产地、仿冒、虚假广告、侵犯商业秘密、商业外观侵权、违反反垄断法、商标淡化以及其他不公平竞争行为等。
337调查与裁决所遵循的法律规则包括实体法和程序法两部分。
在实体法方面,337调查主要适用美国《1930年关税法》第337节的有关规定,美国联邦和各州关于知识产权侵权认定的各种法律,以及其他关于不公平竞争的法律。
在程序法方面,337调查主要适用包括《联邦法规汇编》(C.F.R.)关于ITC调查的有关规定、《ITC操作与程序规则》《联邦证据规则》关于民事证据的规定、《行政程序法》关于行政调查的有关规定等。
此外,美国联邦法院关于知识产权和337调查上诉案件的判例对ITC的调查与裁决也有一定影响。
(三)提起337调查的条件
337调查通常是应当事人的申请发起,原则上也可由ITC自行发起。为提请美国ITC基于知识产权侵权发动337调查,申请人只需证明:
1.知识产权权利
申请人须有一项有效的可执行的美国知识产权权利,包括专利、登记的版权、注册商标或注册的掩膜产品(集成电路布图设计)。需要说明的是,此成立要件仅要求有效的知识产权权利,因此知识产权权利的独占许可人也可以提起337调查。
2.国内产业
与相关专利、版权、商标或掩膜作品所保护产品有关的美国国内产业须已经存在或处于正在建立的过程中。“国内产业”这一要求有着非常特别的含义,不但与其字面含义大相径庭,也与反倾销调查中的“国内产业”有所差异。许多拥有美国知识产权的非美国厂家误解了“国内产业”这一概念,而不敢利用337调查。
根据美国关税法,“国内产业”的构成要件如下:
首先,申请人需证明存在相关知识产权所保护的产品。再者,申请人需证明相关的美国产业已经存在或处于正在建立的过程中。美国产业是否已经存在或处于正在建立的过程中的衡量标准是:对工厂和设备有相当数量的投资;有相当数量的劳工和资金的使用;或对知识产权利用(包括研究、工程、开发或许可)有相当数量的投资。
3.侵权
侵权是否成立必须基于美国侵权法和专利、商标、版权等法律的规定。需要说明的是,由我国知识产权制度与美国的知识产权制度存在较大差异,因此,美国337调查案件中需了解美国的知识产权法,而非中国的知识产权法。
(四)337调查的程序
相比于专利诉讼案件长达两年甚至更长的审理周期而言,337调查的调查期限通常为12至16个月,对被调查企业快速响应、应对调查的能力要求非常高。337调查的基本程序主要包括立案、证据开示、开庭、行政法官初裁、复审、终裁以及总统审查等程序,大体如下:ITC受理调查申请,启动调查,调查由一位ITC行政法官主持进行,经过证据开示和庭审等一系列程序,行政法官作出初裁;当事人如果不服,可以向委员会提出复审,委员会仲裁;否则,如当事人不要求复审,初裁即成为终裁;如果ITC复审裁决被诉企业确属违反337条款,ITC将向总统提交裁决副本,由总统从政策角度审查这一裁决;总统批准ITC终裁后,ITC的裁决才能生效;如果总统未在60日审查期限内否决,即ITC裁决视为生效;对ITC终裁不服的,可向联邦巡回上诉法院上诉。
二、特点分析
(一)337调查的立案条件
相较于美国联邦地区法院的专利诉讼案件,“337调查”的立案更加容易,申请人只需证明在美国存在与主张知识产权相关的产业,无需证明有损害。337调查的立案条件因涉案的不公平行为类型的不同而有所差异,主要包括知识产权侵权行为、其他不公平竞争方法和不公平行为。
1.知识产权侵权行为
对于侵犯注册知识产权的案件,如专利权、注册的版权、商标权或掩膜产品的侵权指控,申请人必须证明:(1)申请人在美国具有与涉案知识产权有关的国内产业;(2)被申请人有向美国进口涉案产品的行为;(3)被申请人进口的产品侵犯了申请人在美国注册的知识产权。
在确定美国是否存在国内产业这一问题上,可以考虑申请人是否在厂房和设备方面作了重要投资,是否雇佣了大量的劳动力或筹措了大量的资金,或在实施知识产权方面存在实质性投资(包括研发费用或授权许可费用)。值得注意的是,在证明此类行为违反337条款时,不需要同时证明存在损害。
2.其他不公平竞争方法和不公平行为
如涉案的不公平行为涉嫌侵犯普通法上的商标权利、侵犯商业秘密、错误标示来源、违反《数字千年法案》等其他不公平行为,申请人除了需要证明被申请人有进口行为、存在国内产业、被申请人的行为构成不公平行为外,还需要证明:(1)存在对美国产业的损害或损害威胁;(2)阻止该产业的建立;(3)限制或垄断美国境内的贸易和商业等。
若要证明存在对美国国内产业的损害,申请人必须证明:(1)被申请人的行为导致国内产业遭受了实质性损害;(2)被申请人的行为与国内产业的损害之间具有因果关系。ITC在裁定不公平行为是否导致国内产业遭受实质性损害时,考虑的因素包括:(1)被申请人的进口量及对美国国内市场的渗透程度;(2)申请人丧失的销售量;(3)被申请人低于市场价格销售;(4)申请人产量、利润和销售量的减少。
此外,如果认定存在实质性损害,ITC还会考虑不公平行为对申请人商誉的损害。对于是否存在对美国国内产业的损害威胁,ITC考虑的因素包括:(1)国外生产成本的优势和产能;(2)相当数量的产能和被申请人渗透美国市场的意图。此外,申请人必须证明,对国内产业的损害威胁必须是实质性且可预见的,被申请人的不公平行为与所称的未来损害之间具有因果关系。
(二)337调查的救济
1.排除令
排除令是337条款中最重要也是最具威慑力的处罚措施,由美国海关执行,它将直接导致相关产品无法进入美国市场。排除令包括有限排除令(Limited Exclusion Order)和普遍排除令(General Exclusion Order)。
(1)有限排除令
与普遍排除令相比,如果被认定存在侵权,ITC通常针对被申请人颁布有限排除令,禁止被申请人的涉案产品进入美国。
(2)普遍排除令
申请人可以要求ITC颁布普遍排除令,即裁定所有涉案产品将不问来源地被排除在美国市场之外。与有限排除令不同的是,普遍排除令针对的是产品,且不仅仅限于被申请人的产品。
普遍排除令的签发有其严格的前提条件:①普遍排除产品进入美国市场对阻止规避有限排除令的行为是必要的;或者,②存在违反337条款的侵权模式且难于确定侵权产品的来源。
(3)排除令的期限
排除令的期限依据所侵犯的知识产权类型的不同而有所区别。如果产品侵犯的是美国的专利,则排除令期限等于该专利的有效期限;如果侵犯的是商标权,因为可以无限期续展,只要商标依然合法有效,排除令就继续有效。
(4)排除范围
因侵权产品可能以不同的形式进入美国市场,有的是以独立产品的形式,有的作为其他产品的一部分组装加工成下游产品。对于前者,排除令排除的产品容易界定。对于下游产品的排除范围,如果ITC颁发的是有限排除令,则其仅有权将列为被申请人的下游产品排除在美国市场之外。
2.制止令
排除令的目的是防止侵权产品进入美国市场,制止令是为了禁止继续销售已经进口到美国的产品,它主要针对美国企业,尤其是被诉企业在美国的分支机构。ITC在作出制止令裁决时通常会考虑已经进口到美国的侵权产品的库存,如果库存数量可观,ITC很有可能根据申请人要求颁布制止令。制止令也适用于企业的股东、管理人员、董事、雇员、代理人、被许可人、分销商、以股权或其他形式被控制的企业、被诉企业的继承人或转让人等。
违反制止令的行为将导致没收侵权产品、罚款或其他制裁。以罚款为例,违反制止令的企业将被处以每天10万美元的罚款,或相当于输往美国产品价值2倍的罚款,两者以较高者为准。
3.临时救济措施
申请人在提交337调查申请书的同时还可提交要求ITC采取临时救济措施的动议,包括临时制止令和/或排除令。申请人通常应当在提交申请书时一并提交获得临时救济措施的动议。在有正当理由的情况下,申请人可以在提交申请书之后至337调查正式立案之前,向ITC提起获得临时救济措施的动议。在337调查正式立案之后,申请人不得再提起要求临时救济措施的动议;立案后,申请人不得增加请求的临时救济措施的范围。ITC通常在决定是否立案的同时决定是否受理申请人的临时救济动议。被申请人通常应在收到临时救济措施动议申请后10日内作出答复;在案情复杂的情况下,可以延长至20日。
ITC在判断是否采取临时救济措施时通常考虑如下因素:①申请人在调查中胜诉的可能性;②如不采取临时救济措施可能对美国国内产业造成的损害;③采取临时救济措施对被申请人可能造成的损害以及对公众利益的影响程度。对于是否采取临时救济措施,行政法官通常在不迟于立案后70日内(疑难案件120日内)裁定。对于行政法官采取临时救济措施的初裁,ITC的答复应在立案后90日内(疑难案件150日内)完成。
由于337调查程序的快速推进以及严格的标准,与在专利侵权案件中原告通常请求法院颁布诉前禁令不同,在337调查中的申请人通常不提交获得临时救济的动议。
4.保证金
临时排除令签发后,涉嫌侵权的产品仍可以进入美国,前提是被申请人缴纳保证金。保证金的数额应当足以保护申请人的利益。如果案件裁决被申请人侵权,则保证金归申请人所有。
ITC也可以要求申请人缴纳保证金以保护被申请人在临时排除令实施期间的利益。如果案件裁决被申请人没有违反337条款,则保证金归被申请人所有。与前述被申请人提交的保证金不同,美国有关法律法规没有强制性要求申请人在提交临时救济措施申请的同时缴纳保证金。
ITC作出裁决后,如果进口商需要在总统审查期间继续向美国进口侵权产品,则必须向海关缴纳保证金,保证金的数额由ITC确定;同样,在总统审查期间,只要被申请人向ITC缴纳保证金,则可以不执行制止令,继续在美国销售侵权产品。如果总统没有否决ITC的救济命令,在60日的审查期届满后,制止令将发生效力,上述保证金有可能将归申请人所有。
5.救济措施的执行
排除令和制止令分别由不同机关执行:
美国海关负责执行与进口相关的排除令和临时排除令,由其判断相关进口产品是否落入ITC裁决中的侵权产品范围。尽管美国海关无权对是否侵权等实体问题发表意见,但在执行ITC签发的排除令时,海关具有一定的自主性,如果判断进口产品落入侵权产品范围,海关将阻止相关产品进入美国市场。通常情况下,在收到ITC的排除令通知后,海关将在《海关知识产权搜查通告(Customer' Intellectual Property Rights Search)》上公布,由美国全境海关执行。
ITC负责制止令和临时制止令的执行,同时有权监督以同意令结案的337调查的执行情况。此外,如果申请人认为相关产品的进口已经违反ITC的救济措施,该申请人可以请求ITC启动执行程序。
(三)337调查后续和关联司法程序
1.不服337调查裁决的上诉程序
ITC对337调查的裁决结果不具有终局性。任何受到ITC终裁不利影响的当事人,包括申请人、被申请人、第三人,可在ITC仲裁生效之日起60日内向美国联邦巡回上诉法院(CAFC)上诉。
CAFC的审理范围包括事实问题和法律问题。对于事实问题,只有在缺乏实质性证据之时,往往是ITC基于案卷证据不能自证其说时,CAFC才会推翻ITC的事实认定。对于法律问题,CAFC可以依据其自身对法律的理解作出结论。至于可以向CAFC提起上诉的事项,当事方必须首先在ITC用尽行政救济。因此,如果一方对行政法官在初裁中作出的对其不利的认定不服,应首先向ITC提出复审。如果未提出复审,视为放弃提起复审的权利,通常也就无法上诉至CAFC。
CAFA的裁决包括决定是否维持ITC的原判或改判,或者发回ITC重审。理论上,如果当事人对CAFC判决不服,还可向美国联邦最高法院上诉。但最高法院极少受理此类案件,因此在司法实践中,CAFC的裁决通常是终局裁决。
2.平行诉讼和关联诉讼的处理
为了弥补ITC无法就损害赔偿问题作出裁决的不足,同时通过诉讼手段向竞争对手施加更大的压力,337调查的申请人在向ITC提起调查请求的同时还经常在美国联邦地区法院提起专利诉讼(“平行诉讼”),甚至有可能在其他国家和地区对竞争对手提起诉讼(“关联诉讼”)。为避免两头应诉造成的承重负担,被申请人可以请求联邦地区法院中止平行诉讼,法院通常会同意中止审理。337调查后,美国法院将恢复诉讼,ITC的调查案卷将应法院要求移送至法院。对于商标侵权案件,联邦地区法院会认同ITC的裁决,不再对已裁事项重新裁决;对于专利侵权案件,联邦地区法院对于专利相关问题有专有的管辖权,因此ITC关于专利事项的裁决不能作为既判事项约束法院,但法官通常会尊重ITC行政法官对是否侵权的事实认定。
3.反诉
类似于美国联邦地区法院的民事诉讼,作为337调查被申请人的企业可以在调查启动后至开庭之前的任何时候,向ITC提起反诉。为了不拖延案件的审理进程,ITC并不会审理反诉,而是自动交由有管辖权的联邦地区法院审理。被申请人提出反诉时,应根据《1930年关税法》第337节第(c)条的规定,向ITC提交单独的文件,并向具有管辖权的联邦地区法院提交移案通知。
尽管提起反诉可以在一定程度作为迫使申请人接受和解的筹码,但实践中提起反诉的案例较少,原因是反诉程序复杂以及不太容易确定管辖法院。
(四)证据开示
与法院诉讼程序相似,当事人在337调查应诉中的主要工作之一是在证据开示(Discovery)程序中提供证据。该程序通常在《联邦公告》公布立案公告后开示,通常持续5至10个月。一方可以请求对方开示所有与请求和抗辩相关的文件、物品以及知情人的相关信息,除非该信息受到拒证特权保护。在337调查中,享有拒证特权的材料包括律师和客户之间的沟通交流信息、为诉讼做准备的劳动成果以及与国外的专利代理人之间的某些沟通交流信息。
证据开示的方式包括:
1.问卷
立案后,一方当事人可向其他当事人送达问卷,要求被送达的当事人答复。发出问卷的一方可以提出与案件请求或抗辩有关的任何问题,对方当事人做出的答复可以作为证据使用。除非提交动议要求延期,收到问卷的当事人应当在问卷送达之日起10日内提供答复,行政法官通常会同意延期的动议,尤其是在对方无反对意见的情况下。
2.提供文件
调查启动后,当事人可以“要求被请求方出示或者允许请求方或其代理人检查并复制任何指定的文件(包括书面记录、图画、图表、表格、相片以及其他包含信息的文件),或者检查并复制、测试、或者采样任何被请求方所拥有、保管或控制的实物”。此类请求应当列明要检查的事项、合理描述每一事项,并确定检查的时间、地点以及方式。被请求方应到在请求送达10日内做出答复,列明允许的检查和相关的行为,如果反对该请求,应当写明反对的理由。出示待检查文件的一方应按照文件在日常业务中保存的顺序提供,否则行政法官可能要求重新提交文件。
3.现场检查
为了检查、测量、勘测、拍照、测试或者取样相关财产或者任何指定的物品或者运营状况,一方当事人可以请求对方当事人允许其进入对方当事人所拥有或控制的土地或者其他财产,进入现场检查的请求应当列明要检查的事项,并确定检查的时间、地点和方式。被请求人应当在收到请求10日内做出是否同意进行现场检查的答复,如果反对该请求,应当写明反对的理由。如果被请求方拒绝,请求方可以向行政法官提交动议,强迫被请求方允许其进入现场检查,而被请求方可以以检查成本过高、扰乱日常运营、与调查事实无关以及无法取得与调查相关的证据作为抗辩理由。
4.调取证人证言
立案后,任何一方当事人可以向任何有能力宣誓作证的人收集证词。一方当事人想对某人收集证词时应当书面通知调查中的其他各方当事人,该通知中应当列明收集证词的时间和地点以及作证人员的姓名和地址,当事人可以请求以电话方式收集证词,但是行政法官可以根据任何当事人的动议要求证词应当当场对证人收集。除了在美国境内进行宣誓作证,各方也会在美国之外进行取证,但通常必须遵守所在地的相关规定。
5.专家证人
申请人和被申请人通常会聘请各自的专家证人对相关专业问题发表意见。专家证人需要出具专家报告。一方的专家通常应当在收到对方专家的报告后10日内递交反驳报告,专家证人在递交反驳报告之后将进行宣誓作证。除就专业问题发表意见之外,专家证人的另一个重要作用是在庭前的技术演练(Tutorials)中给主审行政法官普及技术知识,争取获得行政法官的支持。
6.承认
任何当事人可以向任何其他当事人送达一份书面请求,要求其承认与调查有关的实事。被请求人应当在收到承认请求后10日内或行政法官指定的期限内做出答复;如果被请求人未在前述期限内做出答复,行政法官将推定相关事实成立,除非行政法官根据被请求方的动议撤销或重新考虑该事实推定。被请求人不得以“缺少相关信息或不知情”为由拒绝承认,除非其已进行了合理的调查且已知的信息不足以做出承认或拒绝承认的决定。当事人在337调查中做出的任何承认仅适用于该调查,不得在任何其他程序中被用作对其不利的证据。
7.传票
一方当事人在无法从对方当事人取得相关证据的情况下,可以请求第三方开示相关信息。对于美国境内的第三人,一方当事人可以请求ITC采用传票(Subpoena)的方式要求第三人提供相关信息,被请求人通常应在10日内做出答复。如果被请求人不配合,ITC可以请求联邦地区法院强制执行。
由于ITC的传票对于美国境外的第三人没有约束力,ITC很难要求美国境外的第三人配合开示程序,除非相关信息由其位于美国境内的关联公司掌握。值得注意的是,如果第三人是任何一方当事人控制的子公司或其母公司,该子公司或母公司掌握的资料视为该方当事人掌控的材料而应予以公开,不论该子公司或母公司位于何处。该规则解决了ITC的传票无法延伸到美国境外第三人的难题。
8.电子取证
除非受拒证特权的保护,任何以电子形式保存的与调查有关的文件都有可能落入337调查开示的范围之内,如电子邮件、即时聊天记录、电脑硬盘上储存的数据、数据库及网页等电子信息。值得注意的是,在企业得知其被列为337调查的被申请人之后,其不得对与调查有关的数据和信息进行修改或删除,一旦被发现,行政法官和ITC将做出对被申请人不利的事实推定。
9.动态
除了庭外质询(deposition)和源代码之外,证据开示基本仍按照往常做法,其中庭外质询绝大部分远程进行,中国大陆的证人通常在澳门进行远程作证。
需要说明的是,证据开示会有多种方式,如提交文书、问卷信息、调取证人证言。前面提到的,在澳门进行的是指证人证言的调取,而提供文件、提供相关信息都是在中国大陆地区完成。去香港或者澳门进行证据开示主要考虑到我国的司法主权,大陆地区目前还存在政策上的限制,所以只能选择在香港、澳门甚至美国进行。
(五)百日程序
1.简要介绍
“百日程序(100-day proceeding)”是ITC提供的一种快速的证据开示、事实查明和裁决机制,旨在“337调查”程序中优先解决是否存在国内产业、专利是否有效等前置性问题,于2018年5月正式生效。“百日程序”的最大优势是为企业快速赢得不满足337调查基本要求或在决定性问题上存疑的案件提供了可能,将应诉对企业的影响降到最低,为付出低成本取得速胜创造了条件。
不同的诉讼制度中,都存在着各种程序以满足人们期望又快又好地解决问题的需求。“百日程序”的根本是想让诉讼程序简易化,但并非双方协议一致就可以启动,而是需要美国国际贸易委员会(ITC)认定,符合一定条件后方可以启动。
2.相关案例
但是,目前来看,百日程序请求较多,批准启动的却很少。2020年3月至2021年1月底,337调查被告总共在15个337调查申请中提起百日程序请求,ITC仅在337-TA-1225案中支持启动该快速程序。在337-TA-1225案中,原告Solas是一家注册在爱尔兰的NPE(非专利实施主体),其于2020年9月14日提起337调查。ITC在337-TA-1225案中启动100天程序的重要原因是原告仅依赖其被许可人eMagin经济活动来主张满足国内产业经济要件要求,而其与eMagin仅在2020年9月4日才签订许可合同,其依赖签订许可合同之前的eMagin的经济活动来满足国内产业经济要件存在重大问题。
不过,在2019年我国多家企业遭遇的牛磺酸调查案(337-TA-1146)则是为数不多的通过百日程序速胜的案例。该案聚焦在牛磺酸行业,涉案的中国最大的三家牛磺酸生产企业积极联合应诉,并通过“百日程序”,仅耗时仅1个月,就取得了这场337调查的最终胜利。案件具体情况如下:
在2019年1月30日,美国Vitaworks IP公司等申请人依据《美国1930年关税法》第337节规定,向ITC提出申请,指控对美出口、在美进口或在美销售的牛磺酸(2-氨基乙烷磺酸)产品及其生产工艺侵犯其专利权,请求ITC发起337调查并发布有限排除令和禁止令。湖北潜江永安药业股份有限公司、湖北远大生命科学与技术有限责任公司、江苏江阴华昌食品添加剂有限公司以及超过20家下游经销商被列为被申请人。
应对过程中,三家被诉中国企业高度重视此次诉讼,团结一致,积极应诉,聘请了专业团队代理此次诉讼。该案代理律师团队在接到诉状后,团队迅速帮助被申请人制定了合理有效的应诉战略。根据申请人起诉状中所描述的美国国内产业经济要件弱点,果断请求ITC启动“百日程序”,请求ITC在100天内首先确定申请人是否满足国内产业经济要件。此后,2月28日,ITC颁布立案通知,支持被申请人的“百日程序”请求,指定行政法官在立案之后100天之内先确定申请人是否满足国内产业经济要件。4月10日,该案行政法官颁布该案初步裁决,同意申请人撤诉。4月26日,ITC作出终裁,决定不复审行政法官同意申请人撤诉的初步裁决。
在此次针对我国牛磺酸企业的“337调查”中,由于被诉企业灵活使用“百日程序”的规则,使调查中心落在申请人一侧的国内产业问题上,这不仅减轻了被诉企业在时间、精力和成本上的负担,还使得申请人的前期负担大大增加,为被诉企业赢得了宝贵的应诉主动权,并最终迫使申请人放弃诉讼。
(六)动态和趋势
美国时间2021年5月12日,ITC颁布了一项新的试点计划,允许行政法官就某些特定问题在全面听证之前提前作出临时初步裁决。与百日程序相比,新出台的试点计划赋予了行政法官更多管理案件的权限。
ITC指出可以纳入该试点计划的问题应当是:(1)可以决定案件成败或者在全面听证之前可以解决重大问题的事项;以及(2)有利于促成和解或者有助于解决当事方的全部争议。ITC列举了可能落入该试点计划的问题,包括是否侵权、专利是否有效、是否有起诉资格以及是否满足国内产业要求等。
如启动试点计划,行政法官可自由裁量暂停证据开示程序或者案件日程命令中的其他事项。
该试点计划对被诉中国企业来说是较为有利的,有利于中国企业就某些特定问题获得提前结案的机会,从而降低了337调查的应诉成本和各方面资源的投入;行政法官自由裁量中止证据开示以及其他案件日程,也通常有利于降低中国企业的应诉成本和压力。
三、中国企业应对策略
(一)积极应诉
2000年以来,中国企业越来越重视美国337调查带给自身的危害,一些企业奋起抗争,选择应诉337调查,已维护自身合法权益。近年来,中国企业在337调查的应诉中,达成和解或判定不侵权的结果越来越多。
因此,中国企业在遭遇337调查时,要积极应诉。在申请人发起337调查时,申请人通常期待被申请人不出庭,自动获得缺席裁决,或者希望被申请人败诉。因为申请人一旦胜诉,可能获得到的救济威力是巨大的,被申请人所有的产品将可能被排除出美国市场。因此,被诉企业不能坐以待毙,要敢于应诉,变被动为主动。
(二)采用合理、灵活的应诉策略
一旦确定应诉,律师团队的选择非常主要。从企业的角度来讲,337调查对于绝大多数中国企业属于大案要案,涉及公司的根本利益,因此中国企业选择律师团队无异于一项重要决策。
就美国337调查案件本身而言,首先中国企业应该挑选有丰富337调查经验的律师。再者,案件推进较快,时间性较强,尤其是在证据开示阶段。最后,要挑选能将贸易、知识产权、诉讼经验等方面完美结合的律师团队。
涉诉企业应当在第一时间对起诉状及案件相关文件进行初步分析,判断是否有启动“百日程序”的可能和必要,在规定的时间内尽早提出申请,并在ITC决定是否立案的一个月时间内积极应对,积极与ITC沟通。精准恰当地选取启动事由与范围,是成功说服ITC启动“百日程序”的关键。这有赖于涉诉企业与律师密切沟通,仔细分析案情与相关适用法律,包括是否存在国内产业、申请人是否有权提起诉讼、涉诉专利是否有效等,并对“百日程序”启动事由相关规则的实务发展予以密切关注。中国企业也可以充分利用已经启动的“百日程序”作为谈判筹码,达成有利的和解方案。
(三)多家涉诉企业可考虑联合应诉
应对美国337调查,企业之间也有合纵连横的问题。往往被诉的中国企业本来也互为竞争对手。在应诉问题上,很多企业有其自身的竞争格局及利益考虑。但是,有些337调查涉及整个行业的对美出口。如果不应诉或者败诉,行业的整体发展会遭遇重大挫折。例如前面提到的牛磺酸337调查案。
除行业整体利益外,联合应诉可以整合资源,最大限度减少人力、物力的浪费。根据过往统计,美国337调查的有些重要抗辩,如专利无效,需要的成本是很高的,而这些抗辩对每个应诉企业都有帮助。因此,如果中国企业联合应诉,数百万美元费用通过共同承担能够降低企业经营压力。
“百日程序”所涉及到的“决定性问题”通常更多地与申请人自身相关,是各家涉诉企业选择应诉后所要处理的共性问题,如国内产业、可专利性、专利所有权等。在一定程度上,“百日程序”的制度设计导致其与联合应诉模式具有契合性,各家企业应当团结一致,联合应诉降低应诉成本,提升应诉效果。