维权手册之美国专利诉讼及应对

　　一、美国专利诉讼简介

（一）中国企业涉美知识产权诉讼现状

　　在开拓美国市场的过程中，除了可能涉诉美国国际贸易委员会的337调查之外，中国企业还可能在美国联邦地区法院面临专利、商标、著作权以及商业秘密等类型的知识产权诉讼。在2020年，涉及中国企业的美国专利诉讼高达188起，远超过中国企业涉诉的19起337调查。与337调查仅有禁令类型的救济相比，美国专利诉讼除了可以颁布禁令禁止继续销售侵权产品之外，还通常涉及到由陪审团来认定金钱赔偿问题，如果败诉，可能会有高额甚至巨额的金钱赔偿。

（二）美国专利诉讼的司法体系

　　美国联邦地区法院是专利侵权纠纷的初审管辖法院，受理案件的第一审法院为被告居住地、被告公司主要营业机构所在地或侵权行为发生地的联邦地区法院(涉及到外贸的专利侵权纠纷，也可以向美国准司法机构国际贸易委员会提起“337调查”)。美国共有94个联邦地区法院。

　　对联邦地区法院裁决不服的任何一方当事人可以上诉至美国联邦巡回上诉法院。当事人对联邦巡回上诉法院裁决不服的，可以向美国最高法院提出复审请求。但是，美国最高法院很少批准这样的请求。

　　联邦地区法院拥有对全美范围内专利案件的初审管辖权(original jurisdiction)。在94个联邦地区法院中，选择恰当的法院地点(venue)是发起专利诉讼需要首要考虑的问题之一。根据《美国司法制度和司法程序法》第1400(b)条的规定，专利诉讼应该在被告居住地提起或被告侵权行为发生地提起，如果被告在该地已经建立了经常性的商业据点。

　　在专利诉讼中，往往存在多个可供选择的发起专利诉讼的法院地点。选择在哪个法院发起诉讼，原告具有一定的自主权。事实上，就专利侵权案件而言，不同的地区法院具有不同的特征。一些法院因诉讼周期较短、原告胜诉率较高和判罚额较高而较受专利权人的青睐，例如，得克萨斯州东区法院(Eastern District of Texas)。

（三）美国专利诉讼的基本程序

　　美国专利诉讼主要包括诉前警告、提起诉讼请求、调查取证、马克曼听证(权利要求解释听证)、审前动议、审理等主要程序。

1.基本诉讼步骤简述

　　在专利诉讼阶段，对基本诉讼步骤简述如下：

　　(1)由原告(专利权人)向美国受理法院(联邦地方法院)递交诉状(Complaint)，并将诉状连同传票(Summons)送达被告;

　　(2)被告在收到诉状及传票后一定期间内(通常是30天)，对原告诉状中的诉讼请求(Claim)在答辩状中提出答辩(Defense);

　　(3)法院收到被告答辩后，召集双方律师代理人开“审前动议”，裁定诉讼程序时间表，同时了解双方和解的可能性;

　　(4)搜证程序(Discovery)，双方按照法院裁定的搜证时间表开始取证、举证工作，这一阶段，双方要搜集足以说服庭审陪审团(jury)的所有证据材料，足见本阶段的重要性。需要注意的是，大量的美国律师代理费均发生在搜证程序阶段，美国知识产权律师基本上都会按小时来收取律师代理费;

　　(5)简易判决(Summery Judgment)，如原被告双方就主要事实争议不大,可请求法官依简易判决判原告胜诉;

　　(6)马克曼听证 (Markman Hearing)，在所有的专利诉讼中，在庭审程序开始前，法院都会举行马克曼听证会，即“专利主张界定听证会”(Claims Construction Hearing)，听证会目的是对涉案专利权利要求作出解释，对双方主张有争议的部分作出界定;

　　(7)庭审程序(Trial)，在搜证程序和马克曼听证会结束后，法院依据审前会议确定的庭审时间开庭审理案件。需要注意的是，与中国不同,美国法律具有陪审团审讯(Jury Trial)制度，陪审团在庭审理程序中扮演着十分重要的角色。在专利案件中，当事人可以审前选择或不选择陪审团来审讯。

2.诉前警告：向侵权方发出警告书

　　专利权人在完成证据收集后，依据侵权证据向选定的侵权对象发出警告书，清楚地告知本方专利权及对方侵权产品的情况，让对方了解何种产品侵犯到哪些专利，明确要求侵权方停止侵权、回收或废弃侵权产品等。

　　警告书在美国专利法及专利诉讼法上的意义，除了告知侵权人侵权事实以外，侵权损害赔偿也是从侵权人收到警告书之日开始计算的，若侵权人在收到警告书后，仍继续其侵权行为，则有被判支付侵权损害赔偿金的可能。在产品或其包装上加注专利号码也将发挥等同于警告书的侵权告知效力。

3.马克曼听证

　　在侵权判定中，首先需要对权利要求进行解释，这在美国法院中是一个非常重要的问题。自从1996年4月23日联邦上诉巡回法院作出Markman v. Westview Instruments判决以来，在美国的专利侵权诉讼中就增加了一个程序：在开庭前进行权利要求解释的听证会，通常称为Markman听证。在上述案例中，法院的判决认为专利权利要求的解释，包括对权利要求中词汇的解释，是法律问题，由法院管辖，不是事实问题，不由陪审团裁决。

　　在听证过程中，法官根据双方提供的证据来确定专利权中关键术语的含义。如果一方当事人在关键的权利要求解释中胜出，就可以申请法庭不审，依法即判。Markman听证向当事人提供了—个避免昂贵庭审程序的机会。

（四）美国专利诉讼的风险

1.侵权赔偿

　　2020年10月6日，美国弗吉尼亚州地方法院作出了最终裁决，思科系统公司(Cisco)因侵犯网络安全专利须向Centripetal Networks公司赔付32亿美元。这是迄今为止美国专利案件中最大的一笔赔偿金。
　　判决书显示，原本思科系统公司应支付Centripetal Networks公司7.558亿美元的赔偿款，但鉴于其“故意和恶劣”的侵权行为，故将赔偿金提高了2.5倍，加上约13717925美元利息，思科系统公司需赔付19亿美元。

　　除固定赔款外，法院还要求思科系统公司，按照现有相关产品的销售业绩进行赔付，赔付周期为6年。据Centripetal公司统计，不出意外的话，最终赔付金额可能高达32亿美元。

　　可见，如果在美国遭遇专利诉讼，一旦裁定侵权，则很有可能面临高额的侵权赔偿。此外，如果被裁定为故意侵权，企业可能面临高达三倍的侵权赔偿，以及在特定情节下负担对方律师费用的代价。

2.丧失市场

　　如被裁定侵权，一旦法院还发出了永久禁令，则被告将被禁止在美国生产或销售被诉侵权产品。这将极大影响企业的市场与长期发展，同时影响企业商誉，造成业务机会损失。

3.诉讼成本

　　与国内发生的知识产权纠纷相比，在国际贸易背景变动下的跨国知识产权纠纷应对，流程更加复杂，成本更高。据不完全统计，美国数百起专利案件中仅胜诉案件补偿对方律师费平均达到了120万美金。可见，海外专利诉讼中律师费是一笔很大支出。

　　二、特点分析

（一）美国的“严格侵权”与“依据等同原则”

　　美国专利法第271条涉及专利侵权判定原则，以技术性和程序性均最复杂的专利相关侵权为例,中国企业首先需要对美国的专利权利类型有一个基础认知：在美国的专利侵权，既可能是严格侵权，也可能是根据等同原则确定的侵权。

1.严格侵权

　　所谓严格侵权，即在被控侵权的产品中发现了权利人在专利权利要求中所表述的具体情形，严格侵权的提出建立在原权利人权利要求的基础之上。

2.依据等同原则确认侵权

　　美国法院“依据等同原则确认侵权”原则，可以有效防止专利欺诈行为的发生，如通过对专利所做的细微改动进行的专利欺诈。依据等同原则判定侵权必须证明并严格满足如下条件：被诉侵权人实际上以相同的方法，发挥了实际上相同的功能，实现了与权利人专利产品所具有的同样效果或目标。由此可见，等同原则确认侵权是建立在相关权利要求限制比较的基础之上的。

　　需要注意的是，权利人权利要求清晰是美国专利局和联邦巡回上诉法院对专利权的基本要求，一旦一项专利在申请过程中对权利要求限制作出过修改，则美国法院将不再适用“等同原则”来审理专利侵权案件，即所谓“禁止反悔原则”，这一原则对于专利权保护范围产生了重大影响，事实上缩小了专利保护范围，对此,中国企业必须在专利申请阶段就会同专业代理人员作出有效防范。

3.权利要求的解释

　　美国法院在解释权利要求时，有两种证据以供使用。第一是内在证据，即由专利的权利要求书、说明书和专利审查档案组成。法院要求将所有内在的证据记录加以考虑来决定权利要求的含义。第二是外在证据，包括从字典的定义到专家证据。初审法院的法官有决定是否采纳外在证据的自由裁量权，但是如果内在证据可以对权利要求进行合理解释，则不需要对外在证据加以考虑。

　　在美国的司法判例中，权利要求解释的准则可以有以下几种：

　　(1)专利权人应该成为他们自己所用词语的编纂者，在此情况下，专利说明书或审查档案应该清楚地表达他们自造词语的含义;

　　(2)一项权利要求的术语的含义在上下文中应该保持一致;

　　(3)一项权利要求的解释如果不包含最佳实施方案是“极不正确的”;

　　(4)区分权利要求的准则，即一项专利的每项权利要求所保护的范围是不同的，各项权利要求保护范围应当能够区分。

（二）赔偿金确定

　　考察美国专利侵权损害赔偿金制度，可以发现，伴随着国家专利政策的变化，美国专利侵权赔偿制度经历了从仅仅赔偿所失利润到增加非法获利，后来又取消非法获利，增加合理许可费制度，采取惩罚性赔偿又逐渐限制惩罚性赔偿的演变，计算方法则经历了由单一、粗疏到不断精细化、多元化的发展过程。

1.评估因素

　　美国现行专利法侵权赔偿金包括三个部分：一是所失利润;二是合理许可费;三是侵权人恣意侵权时的3倍赔偿制度，此外还包括损害赔偿的利息和诉讼费用。依美国专利法284条的规定，在专利产品和侵权产品存在市场竞争的情形下，法院依照专利权人的利润损失计算损害赔偿额，在两者不存在市场竞争，如专利权人不实施专利仅从事专利许可，或权利人无法证明利润损失时，则以合理的许可使用费作为赔偿，在故意侵权的情况下法院可以判给胜诉的专利权人最高3倍的惩罚性赔偿金。

　　所失利润与合理许可费计算也可能同时适用，比如专利权人的销售只在部分市场或部分地域、部分时期与侵权人形成市场竞争的情形下，侵权人销售量中的一部分按所失利润计算赔偿额，其余部分则按合理许可费计算。选择哪种赔偿规则由专利权人请求，但要举出相关证据加以证明。对具体的赔偿金的计算方法，联邦地区法院拥有裁量权，可以对当事人提出的计算方法予以认可或否定。

　　(1)所失利润(lost of profits)的计算

　　所失利润是权利人就专利产品被侵权所造成的损害获得的救济。这种方式通常仅适用于专利产品与侵权产品在同一市场中竞争的情形，否则宜于请求许可费赔偿。

　　(2)合理许可费的计算

　　鉴于获得利润损失，须满足“若非”原则的多个要素，按照所失利润或非法获利计算赔偿额，属于事实问题，需要达到优势证据(preponderance of evidence)的证明标准，举证较为困难。因此合理许可费的支付仍然是确定损害赔偿所依据的主要方式。

2.实际操作

　　任意一方当事人都需要聘请损害赔偿专家，通常是从事在知识产权评估的会计师或经济学者。损害赔偿专家可以设计支持广泛的损害赔偿金的理论。

　　有些时候，不确定的赔偿责任风险可以通过请求法院处理来控制，以便获得关于损害赔偿最大和最小额，以及颁布禁令的更优信息。

　　案件和解也并非因为一方或者多方当事人不现实或不理性。有时，个人或情感因素使和解复杂。如果法院尽早让双方当事人知道最大损害赔偿额，则双方均可以作出最优选择。

　　因此，如果一方当事人认为另外一方不切实际，那么其应该考虑在保密和解谈判中，提供与损害赔偿相关的信息。如果一方失败了，应当考虑进入诉讼阶段，以对可能限制(或增强)损害赔偿的动议尽早做出裁定。即使此前仍需花费当事人大量金钱，被告方仍应对向法院提出请求限制潜在损害赔偿的动议机会保持警惕。

（三）故意侵权

　　美国判例法中关于惩罚性赔偿的条款为“法院可以将损害赔偿金增加到正常赔偿金额的三倍”。美国联邦巡回上诉法院在In re Seagate Tech案中打破了故意侵权判定规则的约束，减轻了被控侵权人的义务，加重了专利权利人的举证责任。

1.判断标准

　　在判断被告是否为故意侵权时需使用客观标准，采用两步测试法来判定故意侵权行为而要求增加赔偿金。具体包括(1)专利权人必须通过清楚和令人信服的证据，以表明侵权者在客观上认为自己的行为构成侵权，仍然继续侵权行为;(2)专利权人必须以明确和有说服力的方式提出证据，以表明侵权风险已被知晓或显而易见。

2.故意侵权主观意图的判断

　　在美国专利诉讼案件审理过程中，故意侵权主观意图的判断主要包括以下几点：

　　(1)需要证据证明专利不侵权或无效的抗辩点是被告侵权人实际持有的;

　　(2)不侵权和无效的律师诉前意见是最有效的证据;

　　(3)公司决策层(负责被告产品的决策者)所提出的对于不侵权与无效的认同;

　　(4)诚实信用的间接证据，如有证据表明，被告独立开发了与涉案专利中披露的技术类似的产品或设计，可以支持被告抗辩它们主观上认为专利无效，或者其产品是非侵权的。

（四）陪审团

　　陪审团制度可以说是美国法律体系最重要的一个组成部分，不管是刑事还是民事案件，美国的宪法都赋予了当事人陪审团审判的权利(但若案件原被告均表示放弃该权利，那么此案则由法官进行审理)。只能在联邦法院起诉的专利诉讼也不例外，专利诉讼中的陪审团制度与一般的民事诉讼并无不同，最终的判决也是依靠“十二公民”的判断力达成。

1.简介

　　在个案中确定陪审员时，法院依照法律的一般规定遵循公平原则，从具有陪审员资格的人员中随机抽取陪审员组成陪审团，不得对性别、种族、学历等做出事先限定。通过这种程序确定陪审员而组成的陪审团，通常叫做普通陪审团。相对于普通陪审团来说，根据案件审理工作的实际需要，从具有陪审员资格的人员中遴选一些具有特定学历、专业知识或工作背景的人员而组成的陪审团，相应地称为专家陪审团。

　　美国法律制度认为，一群普通人能够基于“常识”辨别出谁在说谎，谁陈述的是事实。但是许多专利诉讼律师担心，陪审团成员不能理解案件所涉及的技术性问题，会有误判。更糟糕的是，陪审团专家认为陪审员们通常在审判初期就已经形成了偏好，偏爱某一方或其律师，并会作出对其有利的判断。

2.陪审团有权认定实际损害赔偿

　　专利权人在诉讼中往往会提出损害赔偿请求。当被诉侵权物落入涉案专利保护范围时，如果被告提出的不侵权抗辩不成立，那么就要认定损害赔偿。美国司法实践一直都毫无争议地认为，专利权人的实际损害赔偿以及具体数额的计算都属于事实问题，应当交由陪审团裁决。

　　判断专利侵权人在主观上是否具有故意，需要在个案中根据多种事实因素予以综合判断，因此被告侵犯专利权行为是否构成故意侵权，属于事实问题，由陪审团裁决。

　　但是，加重损害赔偿是否属于事实问题而应交由陪审团裁决，美国联邦巡回上诉法院在不同的判决中表达了不同的看法，有的持肯定意见，有的持否定意见。美国联邦最高法院在2016年开庭期审理的Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.案，是首次依据美国现行专利法对加重损害赔偿问题作出的标志性判例。

　　美国联邦最高法院在该案判决中明确指出，联邦地区法院对是否增加惩罚力度具有裁量权，但这不意味着联邦地区法院可以任意作出决定。由此可得，是否给予专利权人加重损害赔偿以及加重多少倍，属于法律问题，由法官决定，并且法官享有自由裁量权。

3.是否组建专家陪审团

　　根据美国专利司法实践，对于是否可以组建专家陪审团，目前还没有一致的意见。

　　在专利诉讼中，一些事实问题往往涉及“本领域普通技术人员”这个术语。这就要求陪审员应当具备涉案专利所属技术领域的相关知识，达到“本领域普通技术人员”的认知水平。如果由涉案专利所属技术领域的专业人员作为陪审员参加案件审理，不仅符合“本领域普通技术人员”的认知水平，更有助于查明案件事实。

　　如前所述，事实问题由陪审团裁决，法律问题则由法官决定，因此，在个案审判中需要明确区分事实问题和法律问题。在美国专利侵权诉讼案件中，对于某一具体问题，究竟属于事实问题，还是属于法律问题，不仅案件当事人之间会产生争议，就是法院之间也会存在分歧。由某一具体问题是事实问题还是法律问题而引发的争议，美国是通过诉讼程序予以解决的。例如权利要求的解释，究竟属于事实问题，还是属于法律问题，通过个案一直上诉至美国联邦最高法院之后方有定论。

　　三、中国企业应对策略

（一）中国企业在美遭遇知识产权诉讼时的应对策略

　　根据公开数据统计，2020年在美国联邦地区法院进行的专利诉讼案件中，涉及中国被诉企业的案件数量为188起。面对频发的美国专利诉讼，中国企业可采取如下应对策略：

1.检查警告信函

　　(1)主体是否适合，发函人是否为专利权人或其代理人，若不是，其没有权利发出此警告信，收件人无需对此警告信做出反应。

　　(2)告知要件是否符合，警告信中是否写出专利为何、侵权产品及侵权理由，并表明专利权人要求停止侵权、要求赔偿或达成许可使用的态度，上述信息都具备才能达到告知效力。

2.企业内部应对

　　(1)探悉原告的目的

　　必须了解原告目的，大部分的专利侵权诉讼属于要求市场以达到商业上的目的为主，即影响被告运营，打击被告经营、缩减其威胁、市场，并扩大自己市场。

　　(2)进行侵权分析

　　研发部门、法务部门以及外部律师或专家进行详细的产品侵权分析。若无侵权便可直接回复警告函告知无侵权行为;若存在侵权行为，则应该调查侵权产品的销售数量、销售地区、销售价格，同时也调查专利产品在市场上原有的销售量、销售地区、价格等，并且分析其过去成长率及未来成长率，以推知原告可能请求的损害赔偿额。

　　另外，若存在侵权行为，企业应该考虑可否进行规避设计，是否可与对方和解，若无法和解则应直接准备诉讼。

3.回复警告信

　　虽然发出警告信，但专利权人很有可能并不提起诉讼，因此回复警告信时，语气应温和。告知对方自己并无侵权，并且附上外部律师提供的无侵权行为法律意见书。在诉讼之前的这份无侵权行为法律意见书非常重要，如果缺少这份法律意见书，则很有可能在后期诉讼过程中被判为故意侵权，其赔偿额将是法定赔偿额的三倍并附加律师费。如果企业内部分析后认为侵权，并且专利无效的证据还不确凿，则不建议给出书面的法律意见书或者提供的法律意见书，仅作出框架或结论性陈词。

4.承认或否认、积极抗辩

　　依据F.R.C.P.Rule8(b)规定，被告需对原告起诉状中所主张的所有事项予以承认或否认。由于原告专利虽然推定有效，然而就被告侵权则由原告负举证责任，因此被告无必要自行承担相关事项，而转移举证责任到自己身上。

　　另外，建议作为被告的中国企业应尽可能地提起所有能想到的积极抗辩，例如，提出专利无效、专利权不可执行、专利申请过程禁反言、专利申请延滞、时效消灭、双方间有授权契约、未侵权等。

5.合理使用双方复审程序

　　双方复审(Inter Partes Review，IPR)程序可被用来无效原告的专利权。

　　双方复审程序于2012年9月16日生效，是在美国专利商标局提起专利权无效请求的程序，其主要特点是审理速度快。美国新专利法规定，美国专利商标局必须在启动双方复审程序的1年之内作出最终决定。如果有合理的理由，美国专利商标局可以将此影响最多延长半年。

　　而美国法院在审理侵权诉讼时可以和美国专利商标局的无效程序同时进行。当事人可以要求法院中止诉讼案件，而法官有自由裁量权决定是否中止诉讼。因为双方复审程序的审理速度快，很多法官愿意中止同时进行的法院诉讼，以节省诉讼资源，这样也会为当事人节省诉讼费用

　　该程序自生效以来，请求人提起专利权无效请求的数量逐年增加，成为当事人抗辩专利诉讼的主要手段。

6.要求败诉原告承担律师费

　　尽管在一般民事诉讼中，胜诉的一方是不可以向法院要求补偿律师费的，但专利案件是个例外。根据最新的判例，联邦法院为减少非专利实施主体(NPE)的恶意诉讼，做出了大量让败诉方承担胜诉方律师费和诉讼费用的判决。如果获得不侵权的判决，被告就应当主张对方承担律师和证人费用，就可以将损失降低到最低。

（二）中国企业在美遭遇知识产权侵权时的应对

1.做好调查取证工作

　　在调查取证阶段，既要调查侵权商品，又要调查侵权人的具体情况。

　　在零售店取证购买相关商品时，应当索取并保留收据;以充分保障取证的客观性和有效性，可委托公证机构公证购买。通常，一件侵权产品上可能涉及多个专利侵权情形，甚至专利权、商标权、著作权等权项的交叉侵权行为，在取得侵权商品后，需会同代理律师仔细研究知识产权侵权类型，从侵权认定难易、维权成本评估、诉讼与和解前景、赔偿金评估、商业市场影响等诸多方面综合分析,决定最终以何种形式对侵权人提起诉讼。

　　专利侵权往往涉及很多特有的问题，如专利的有效性问题、专利的强制性问题、专利侵权问题和损害赔偿金的计算问题等。这些都需要中国企业在诉讼准备阶段与代理律师进行客观的风险评估。

　　在商业领域的知识产权侵权案件中，共同侵权的情形非常普遍。尤其注意不仅侵权产品的生产者属于侵权者，流通领城中的非法实施者同样也属于侵权人。在请求损害赔偿时，其赔偿数额也会根据侵权行为处于生产到销售的哪个阶段而有所不同。调查侵权人的身份、侵权规模(销售数量、销售价格、侵权产品对市的冲击程度等)是中国企业在美国与侵权人正面交锋前必须要做好的功课。

2.充分利用警告书

　　在发送警告书的同时，可在警告书中给侵权人取得合法授权实施知识产权产品指出途径，以谋求非诉调解达成商业合作的可能性。

　　为给侵权人以足够的压力,中国企业在直接向侵权人发出警告书的同时，也可选择向侵权人的重要客户发出警告书，告知侵权事实及其购买侵权产品可能同样构成侵权的情形。通过这种方式取得事半功倍效果的实例并不少见。

　　注意：千万不要轻易放弃诉前和解的努力。如下一组数据可以说明问题：在美国,76%的专利案件最后都是以和解的方式解决,但和解协议通常是在双方已经实际支付了大约100万美元的法律费用后才达成的。只有大约4%的专利侵权案件最终通过法庭判决结束。

3.选择合理诉讼对象

　　中国企业对侵权人发出侵权警告后，如警告不能奏效，则应着手启动正式的法律程序。当确认存在不止一个侵权者时，首先要解决选择哪位或者哪几位提起诉讼的问题。实践中，中国企业通常会听从建议首先起诉那些规模最大、实力最强的侵权者，理由是,一旦成功击败强敌，其他侵权者就会自动缴械。需要注意的是，对于在美国缺乏诉讼能力和诉讼经验的中国企业而言，这往往是一个不切实际的策略失误,中国企业应该选择那些力量最薄弱的对手，选择那些最有可能同意达成和解协议的对手，而不是那种很有可能会进行强力反抗的对手。这么做现实的好处是，与较弱的对手容易通过和解达成专利许可使用关系，随着在美国专利许可合同的逐步增加，可能以最强大侵权对手为核心而组成的侵权者同盟就会瓦解掉，与最强大侵权对手决战的庭审形式也会发生变化。

　　通过对侵权对手的情报分析,判断出那些最不可能积极反抗的侵权者，在此，给出一些常规的方向性标准：

　　(1)分析侵权对手既往的涉讼记录来判断其诉讼个性，是在诉讼前期通过和解协议结束诉讼的情况居多,还是无论诉讼结果将诉讼进行到底的情况居多;

　　(2)通常,上市公司的经理人比私人企业老板更顾及诉讼风险,更加保守而容易选择接受和解方式结束侵权争议;

　　(3)应倾向于选择那些正处于重组、并购、转投资、公开发行股票的侵权企业作为被告候选，处于上达阶段的公司通常,忌讳诉讼风险的发生。

　　此外，诉讼地点的选择对于诉讼结果可能产生很大的影响。

　　专利诉讼的第一审法院是联邦地方法院，而专利侵权所在地、被告案情讨论，听其言，观其行，无论最终是否选定某一家，都会对中国企业的后续维权工作提供有参考价值的信息。建议中国企业把选定律师团队的重任交由值得信赖的中国法律顾问来执行或选取政府推荐的海外服务机构。

4.提起临时禁令

　　临时禁令(Preliminary Injunction)，及时阻止侵权产品的生产和销售是防止侵权措施中最有效和最直接的方法。在当今高科技高速发展和产品更新换代迅速的年代,产品的生命周期越来越短,能否取得市场先机，迅速提升市场占有率是企业获胜的关键。

　　中国企业在美国的过往维权案件中，九死一生赢了官司却最终失去了产品销售市场的例子很多。因此，为保障产品时效,中国企业在提起侵权诉讼的同时，也可依据《美国联邦民事诉讼程序法)第65(a)条及《联邦专利法》的规定，申请法院发出临时禁止令,以迅速阻止侵权产品的销售，及时保护权利人的权利。

　　法院要发出临时禁止令，权利人必须证明自己具备如下4个要件：(1)诉讼主体有合理胜诉的可能性;(2)若不发出临时禁令，权利人将遭受无可弥补的损害;(3)平衡各种状况均可能对请求人有利;(4)禁止令不会对公众利益产生重大影响。当然，企业向法院要求临时禁令时，也必领缴纳保证金。

5.在中国起诉

　　若对方在中国有分支机构、代理商、分销商或其他诉讼连接点，且可能存在知识产权侵权行为、不正当竞争行为或垄断行为等，企业可依据我国相关法律提起诉讼。

6.和解谈判

　　诉讼中，企业应综合分析事态发展，以决定是否与对方和解及和解谈判策略等。

　　美国诉讼费用非常庞大，中国企业应听取案件审理国律师的意见，必要时加大和解谈判力度，尽量减少诉讼带来的经济损失。

（三）降低被诉专利侵权的策略

　　鉴于美国专利诉讼对企业的潜在影响，产品出口至美国的企业应该在早期就从战略层面对专利诉讼风险进行管理。可以采取的措施包括：

　　(1)积极布局专利，构建合理的专利组合。通过申请、获得许可、购买专利等方式，构建自己的专利组合。这些专利可以用于专利侵权诉讼的反诉，并可以在和解谈判中用作谈判筹码。此外，凭借专利组合，企业还可以探寻交叉许可的机会或进行其他形式的业务合作。

　　(2)广泛搜集行业专利诉讼信息情报，积极开展专利分析评议。找出相关技术领域存在威胁的美国专利，判断专利的有效性及产品是否侵权。聘请专业律师出具法律意见书，进行不构成诱导侵权和故意侵权的保护。

　　(3)结合实际制定应对策略和具体方案。例如，可采取专利规避设计避免侵权;或利用合同要求产品供应方保证其产品不侵权，提供侵权损害补偿，规避侵权风险;或通过行政或司法途径挑战专利有效性;或取得专利许可、或用自己的专利与对方达成交叉许可等。